专利无效后对调解书已履行部分显失公平的认定

　　专利无效后对调解书已履行部分显失公平的认定 　　——（2021）最高法知民终1986号　　【裁判要旨】
　　宣告专利权无效前已经支付的专利许可使用费与许可使用费总额之比，明显高于专利权被宣告无效前的许可期间与整个许可期限之比，当事人以不予返还明显违反公平原则为由请求返还的，人民法院可予支持。
　　【关键词】
　　专利权宣告无效 溯及力 专利权人的恶意 明显违反公平原则 返还许可使用费
　　【基本案情】
　　在上诉人尚某与被上诉人柳州市某制品厂专利权宣告无效后返还费用纠纷案中，尚某系名称为“纸碗或纸杯的筒纸片排版方法”、专利号为200810233502.3的发明专利（以下简称涉案专利）专利权人。2018年10月31日，尚某以柳州市某制品厂侵害涉案专利权为由向广西壮族自治区柳州市中级人民法院提起诉讼。2018年11月16日，根据双方自愿达成的协议，法院制作了民事调解书：（一）柳州市某制品厂支付尚某涉案专利许可使用费22万元（于2018年11月16日支付12万元，于2019年8月10日前支付10万元）；（二）尚某许可柳州市某制品厂在2018年11月16日至2020年12月31日期间，使用涉案专利生产同类型的产品。同日，柳州市某制品厂依据前述约定，向尚某支付了许可使用费12万元。柳州市某制品厂未履行其余约定。2018年10月30日，案外人请求国家知识产权局宣告涉案专利权无效。国家知识产权局于2019年4月3日作出第39740号无效宣告审查决定（以下简称涉案无效决定），宣告涉案专利权全部无效。该决定经过司法程序已经发生法律效力。柳州市某制品厂遂诉至广西壮族自治区柳州市中级人民法院（以下简称一审法院），主张涉案专利权无效宣告的决定应对涉案调解书具有追溯力，尚某应返还费用12万元及其利息。
　　一审法院认为，涉案无效决定的决定日为2019年4月3日，涉案调解书记载的履行完毕日为2019年8月10日，且在该日前柳州市某制品厂亦未按约定支付余下费用，属于在宣告涉案专利权无效前人民法院作出的专利侵权调解书并未履行完毕的情形。基于此，涉案专利权无效宣告的决定应对涉案调解书具有追溯力，判令尚某因涉案调解书的履行而获得的专利许可使用费12万元，应予如数返还给浩千厂。尚某不服，向最高人民法院提起上诉。最高人民法院于2022年6月9日判决撤销原判，驳回柳州市某制品厂诉讼请求。
　　【裁判意见】
　　最高人民法院二审认为，专利法第四十七条第二款规定，宣告专利权无效的决定，对在宣告专利权无效前人民法院作出并已执行的专利侵权的判决、调解书，已经履行或者强制执行的专利侵权纠纷处理决定，以及已经履行的专利实施许可合同和专利权转让合同，不具有追溯力。基于专利的特殊性和维护社会经济秩序的需要，该款中“已执行”“已经履行或者强制执行”的法律文书或者合同的执行或者履行内容具有可分性或者阶段性时，不仅包括已经全部执行或者履行的法律文书或者合同，还包括已经部分执行或者履行的法律文书或者合同部分。因此，宣告专利权无效的决定对已经部分履行或执行的判决、调解书以及合同部分，同样不具有追溯力。涉案调解书是对尚某与柳州市某制品厂在侵害发明专利权纠纷案中双方自愿达成的以专利许可使用为形式的和解协议的确认，该协议约定了分期履行义务，其中第一期款项于2018年10月31日已经履行完毕，该部分的履行时间在涉案无效决定的决定日前，该无效决定对已经履行的部分没有追溯力。
　　专利法第四十七条第二款规定，因专利权人的恶意给他人造成的损失，应当给予赔偿。专利权人明知其专利技术不具备专利性而取得专利权或者明知其专利权已经被宣告无效等情况，依然向他人主张权利，则属于该款中“专利权人的恶意”。本案中，首先，涉案专利系经过实质审查的发明专利，不存在明显不具备专利性的情形，也无证据证明尚某存在故意规避法律或者以不正当手段获得专利权的行为；其次，虽然案外人是在涉案调解书生效日之前请求宣告涉案专利无效，但是，在双方达成和解协议之时无效宣告程序尚未进行实质审理，在柳州市某制品厂未就专利权有效性提出质疑或查询的情况下，尚某对无效宣告请求的情况未进行主动说明，尚难认定构成恶意。因此，基于现有证据不能认定尚某存在恶意。
　　专利法第四十七条第三款规定，依照前款规定不返还专利侵权赔偿金、专利使用费、专利权转让费，明显违反公平原则的，应当全部或者部分返还。当专利被宣告无效之日前已支付的专利侵权赔偿金、专利使用费、专利转让费与许可使用费总金额之比，明显高于专利被宣告无效之日前实际使用专利技术的期间与整个许可使用期限之比的，则属于该款中“明显违反公平原则”。当然，对于是否存在返还的情形，应由被许可实施专利的人或被诉侵权人举证证明。根据在案材料可知，涉案调解书是对双方当事人在侵害发明专利权纠纷案中自愿协商达成的和解协议的确认，许可费用金额亦略低于涉案专利的其他侵权纠纷案判决的金额，柳州市某制品厂也未能举证证明该金额明显超出正常范围。同时，涉案调解书是在专利侵权纠纷案中达成的以专利许可使用为形式的和解协议，柳州市某制品厂在涉案专利被宣告无效之日前已支付的12万元与许可使用费总金额22万元之比，相对于柳州市某制品厂在涉案专利被宣告无效之日前已实际使用涉案专利技术的期间与涉案调解书约定的许可使用期限之比，尚属合理，不存在显失公平之情形。因此，尚某不返还柳州市某制品厂已经支付的12万元许可费不属于显失公平的情形。