（2020）鄂01知民初201号

湖北省武汉市中级人民法院 民事判决书 　　（2020）鄂01知民初201号　　原告：武汉光迅科技股份有限公司，住所:湖北省武汉市洪山区邮科院路88号。
　　法定代表人：余少华，董事长。
　　委托诉讼代理人：余凯、胡牵，湖北得伟君尚（湖北自贸区武汉片区）律师事务所律师。
　　被告：河南仕佳光子科技股份有限公司，住所：河南省鹤壁市淇滨区延河路201号。
　　法定代表人：葛海泉，董事长。
　　委托诉讼代理人：王洪武，北京市盈科（郑州）律师事务所律师。
　　委托诉讼代理人：刘鉴乐，北京市盈科（郑州）律师事务所实习律师。
　　第三人：周某。
　　委托诉讼代理人：王洪武，北京市盈科（郑州）律师事务所律师。
　　委托诉讼代理人：刘鉴乐，北京市盈科（郑州）律师事务所实习律师。
　　第三人：钟某。
　　委托诉讼代理人：王洪武，北京市盈科（郑州）律师事务所律师。
　　委托诉讼代理人：刘鉴乐，北京市盈科（郑州）律师事务所实习律师。
　　第三人：张某。
　　委托诉讼代理人：王洪武，北京市盈科（郑州）律师事务所律师。
　　委托诉讼代理人：刘鉴乐，北京市盈科（郑州）律师事务所实习律师。
　　第三人：吴某。
　　委托诉讼代理人：王洪武，北京市盈科（郑州）律师事务所律师。
　　委托诉讼代理人：刘鉴乐，北京市盈科（郑州）律师事务所实习律师。
　　第三人：安某。
　　委托诉讼代理人：王洪武，北京市盈科（郑州）律师事务所律师。
　　委托诉讼代理人：刘鉴乐，北京市盈科（郑州）律师事务所实习律师。
　　原告武汉光迅科技股份有限公司（以下简称原告）与被告河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称被告）、第三人周某、钟某、张某、吴某、安某专利申请权权属纠纷一案，本院于2020年7月1日立案后，依法适用普通程序进行审理。被告向本院提交《不公开审理申请书》，认为本案涉及公司商业秘密等方面的证据，请求不公开审理。原告对此表示同意。本院于2021年4月23日不公开开庭审理了本案。原告的委托诉讼代理人余凯、胡牵，被告的委托诉讼代理人王洪武、刘鉴乐，第三人周某、安某、吴某及共同委托诉讼代理人王洪武、刘鉴乐，第三人钟某、张某的共同委托诉讼代理人王洪武、刘鉴乐到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
　　原告武汉光迅科技股份有限公司向本院提出诉讼请求：一、确认申请号为2018xxxxxxx，名称为“一种宽温高稳定性温度自适应平坦化补偿装置”的发明专利申请权归原告武汉光迅科技股份有限公司所有。二、判令被告承担本案的全部诉讼费用。事实和理由：原告系我国光电子器件行业的国家队和龙头企业，第三人周某于2010年4月1日入职光迅公司从事技术开发工作，2015年4月1日又与光迅公司续订劳动合同，劳动合同期限为2015年4月1日至2020年3月31日。2017年11月17日，在劳动合同未到期的情况下，周某申请离职，后经双方协商一致，同意周某2017年12月11日与光迅公司解除劳动合同，2017年12月28日完成离职手续的办理。2020年5月，光迅公司在基于研发成果进行专利申请的工作中发现，在周某从光迅公司离职加入被告公司后，被告作为申请人、周某作为第一发明人于2018年5月7日向国家知识产权局提交了名称为“一种宽温高稳定性温度自适应平坦化补偿装置”的发明专利申请。光迅公司发现，涉案专利申请与周某在2017年任职光迅公司担任光电技术研发部器件研发部工程师时参与并知悉了解的“两种工业级AAWG补偿方案”（备注：AAWG指陈列波导光栅）研发技术成果直接相关，经过详细比对涉案专利申请公开文本中的权利要求，光迅公司认为涉案专利申请的技术方案完全来源于周某在光迅公司任职期间参与研发工作所得到的技术成果。而涉案专利的申请日为2018年5月7日，距周某从光迅公司离职尚不足半年。专利法第六条规定，执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。职务发明创造申请专利的权利属于该单位；申请被批准后，该单位为专利权人。同时，专利法实施细则第十二条规定，退休、调离原单位后或者劳动、人事关系终止后1年内作出的，与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造为职务发明，专利申请权应当归属于原单位。综上，涉案专利申请为周某的职务发明，其专利申请权应当归属于原告武汉光迅科技股份有限公司，被告行为严重侵害了原告的合法权益。
　　被告河南仕佳光子科技股份有限公司答辩称：一、被告自2015年底就已经立项进行涉案专利产品的研发工作；并在2016年、2017年将AAWG产品研制成功，进行生产销售。而原告认为周某所谓的“职务发明”是2017年的9月18日到10月30日在器件研发部工作时产生的，时间上晚了两年多，这时被告已将涉案专利的产品进行批量销售了；而且周某是临时顶替别人的工作，不是其本职工作，原告也没有给其分配具体研发任务，不能认定是职务发明。二、原告专利结构与涉案专利结构的不同之处显而易见：涉案专利有两种双杆结构，补偿板的具体结构不一样，有两种顺序分别对应过补偿、欠补偿，而原告方案中只有一种双杆结构，只有欠补偿。综上所述，原告的诉讼请求无事实和法律依据，恳请法院依法驳回原告的全部诉讼请求。
　　第三人周某陈述：1、我离职前临时顶替别人两个月，且涉案工作仅是分外工作，本人主要工作与原告的“两种工业级AAWG补偿方案”并无关系。2、我2017年11月20入职被告公司，任职研发工程师，主要负责AAWG专利产品小批量转产工作，产品工艺细节的规范化管理，今天其他第三人均为被告公司的技术负责人，在PLC波导技术领域有很强的学术造诣，也是国内极少数具有产业化能力的团队之一。被告在15年11月3号已立项进行涉案产品的研制，在我入职前，被告已经签订40个左右销售合同，累计近两千套产品。我入职被告公司之后，根据部门安排工作，只是根据被告之前工作基础，进行专利撰写，专利成果应该属于被告。
　　第三人吴某陈述：本人为中科院半导体研究院的研究员，我的博士论文是AAWG的专利技术研究，2013本人培养的研究生硕士论文题目《温度不敏感AAWG的研究》，并发表了论文和专利。2016年本人承担国家重点项目，主要研究涉案产品技术及产业化，其中17年中期检查是在周某入职被告公司之前，主要成果已经形成产品，相关产品和成果得到科技部领导的肯定，且得到了科技部中期检查获项目执行优秀团队奖。
　　第三人安某陈述：本人为中科院半导体研究院的研究员，2010年10月中科院半导体所与被告签署产业转化协议，本人作为专家顾问，在被告处提供分路器及AAWG产业转化的工作。2001年本人的博士论文就是《硅基二氧化硅阵列波导光栅研究》，从2001年到2008年发表相关论文10篇，在此基础上，我们将相关技术转移到被告，开发出密集波分AAWG，粗波分，局域网波分AAWG十余个规格，相关技术被告、原告及中科院所共同申请2017年国家技术进步二等奖。被告根据市场需求，于2015年组织团队，在之前研究的基础上进行涉案专利的开发，被告结合自己设计的芯片，根据芯片尺寸、罗兰园倾角、温度系数量身定做开发出来的，有三到五款相关产品，这些结构都不同于现有的结构尺寸。周某入职被告前，原告公布过一个专利为罗兰圆平动结构，但被告采用的是罗兰圆转动结构。
　　第三人张某、钟某本人未到庭，其共同委托诉讼代理人陈述：张某是中科院半导体研究院的助理研究员，钟某是被告公司的技术总监。他们一直从事涉案专利的研究，为该领域专家。
　　当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。当事人对真实性无异议的证据，经查与当事人主张相关，合法性、关联性本院认可，证据效力本院予以确认并在卷佐证，证明目的将结合全案事实综合判定。对当事人有异议的证据，本院认定如下：被告提交的证据10-14、16，系被告AAWG产品的相关评审报告、开发计划及销售合同，欲证明被告早在2015年开始就进行AAWG产品的研发，由于上述证据并未体现出产品的具体技术特征，且合同反映的产品销售日期早于涉案专利申请的申请日期，本院认为上述证据不能证明被告于2015年开始研发的AAWG产品就是涉案专利申请。被告提交的证据23，系AAWG产品实物，该产品并未体现出生产日期及生产商信息，不足以证明是被告产品，且该产品技术特征与涉案专利申请也存在明显区别，本院将在本院认为部分详述。
　　根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：
　　原告成立于2001年1月22日，经营范围包括信息科技领域光、电器件技术及产品的研制、生产、销售和相关技术服务等，周某于2010年4月1日入职原告公司，2017年11月17日，周某申请离职，原告同意其离职申请。周某在原告处工作时担任光电技术部工程师，主要工作内容为CWDMAWG芯片的设计及指导其他公司做芯片分装，MCS的调研、整体方案制定及MCS芯片的设计、PLC混合技术方案、4*25G光膜块技术研制，上述工作内容并不属于AAWG产品研发工作，但均属于光通信领域，工作中所使用的设备资料同样适用于AAWG产品研发。2017年9月中旬至周某离职前，原告安排周某接替拟休产假的胡家艳（原告技术人员）工作，参与原告“两种工业级AAWG补偿方案”设计工作，主要负责方案中“波长的补偿”实验验证。2017年9月12日，胡家艳向周某发送了主题为“近期工作”的邮件，邮件附件中包括名称为《AAWG-CIENA4X二次补偿结构设计》的PDF文件，该PDF文件主要内容为AAWG分段补偿模拟结果及8张结构效果图，其中分析方案记载：“分别在温度从25℃到85℃、25℃到-40℃下，分析得到以下结果：（1）弹簧板位移分布云图（变形情况）；（2）螺杆有效长度部分伸长量（如图2.1）；（3）输入平面波导沿阵列波导端部的平移量（切割线位置，见图2.2）；（4）输入平面波导相对阵列波导的面内转角（如图2.3所示。）；（5）计算A、O两点相对位置随温度的变化。（如图2.4所示）。”分析结果记载：“AAWG CIENA4X二次补偿的第一补偿杆的有效长度为40.9mm，第二补偿杆的有效长度为43.5mm。补偿效果如表1所示，结构在环境温度85℃下的热变形如图3.1所示，在环境温度-40℃下的热变形如图3.2所示。弹簧板的一些重要尺寸，如图3.3所示...”。从PDF文字内容及结构效果图可以看出，原告研制的“AAWG-CIENA4X二次补偿结构”是双补偿杆结构，即有两个温度驱动器。
　　被告成立于2010年10月26日，经营范围包括光集成芯片级光电芯片、器件、模块、子系统的研制、生产、销售和相关技术服务等。2018年5月7日，被告向国家知识产权局申请名称为“一种宽温高稳定性温度自适应平坦化补偿装置”的发明专利（即涉案发明专利申请），申请号为2018xxxxxxx，记载发明人为：周某、张某、安某、钟某、吴某，目前处于申请公布状态。涉案发明专利申请共有9项权利要求，其中权利要求1记载：一种宽温高稳定性温度自适应平坦化补偿装置，其特征在于：包括底板(1)和至少两个温度驱动器(2)，底板(1)包括移动部Ⅰ(1-1)、移动部Ⅱ(1-2)和旋转连接轴(1-3)，移动部Ⅰ(1-1)和移动部Ⅱ(1-2)之间设置有间隙，旋转连接轴(1-3)设置在间隙内并将移动部Ⅰ(1-1)和移动部Ⅱ(1-2)连接在一起；在移动部Ⅰ(1-1)侧端设置有凸耳Ⅰ(1-4)和凸耳Ⅱ(1-5)，在移动部Ⅱ(1-2)侧端设置有凸耳Ⅲ(1-6)，凸耳Ⅰ(1-4)、凸耳Ⅱ(1-5)和凸耳Ⅲ(1-6)相对应，在凸耳Ⅰ(1-4)和凸耳Ⅲ(1-6)之间、凸耳Ⅱ(1-5)和凸耳Ⅲ(1-6)之间分别安装有温度驱动器(2)，且温度驱动器之间至少有一个温度驱动器(2)的一端固定、另一端活动，至少有一个温度驱动器的两端固定；底板(1)的膨胀系数和温度驱动器(2)的膨胀系数不同。涉案发明专利申请说明书背景技术中关于现有技术的记载：“...其中美国Lightwave Microsystem公司提出的专利方案得到了商业化应用，技术方案如图1所示，采用了一个温度驱动器...”，说明书发明内容部分记载：“...本发明提出了一种宽温自适应平坦化补偿装置，工作温度范围从-5℃到65℃扩展到-40℃到85℃；中心波长温度补偿曲线从抛物形状优化为平坦化，中心波长漂移量在±30pm以内”，说明书具体实施方式部分记载：“...图12为实际测试得到的PLCAWG芯片的波长与温度之间的特性曲线，在-40℃时，AWG的中心波长为1559.39nm，在85℃时，AWG的中心波长为1560.791nm，这样在-40℃到85℃温度范围内，中心波长的漂移量高达1401pm，所以在实际商业化应用中，需要采用温度补偿技术。由于波导的有效折射率是温度的非线性函数，加上波导材料的色散效应，使得AWG的中心波长随温度的变化曲线也是非线性函数，如图12所示，其中实线为实际测得的波长变化曲线，虚线为根据实测曲线得到的拟合曲线，拟合曲线为二次抛物线...”。
　　第三人吴某、安某是光通信领域知名专家，两人均发表过多篇关于AAWG技术的学术论文。
　　本院认为：
　　本案中，除周某外的其他发明人与原告工作并无直接关联，而被告系光通信领域知名企业，第三人吴某、安某是光通信领域知名专家，都具备研发涉案发明专利申请的技术能力，本案先要确定被告及除周某外其他发明人对涉案专利申请所做的贡献，才能判定涉案专利申请是否完全或部分由被告及除周某外其他发明人研发，进一步再确定专利申请权权属。因此，本案争议焦点为：一、被告及张某、安某、钟某、吴某对涉案专利申请研发所做的贡献？二、本案所涉专利申请是否为职务发明创造及专利申请权应归属于谁？
　　一、关于被告及专利申请文件中载明的发明人对涉案专利申请研发所做的贡献
　　《中华人民共和国专利法实施细则》第十三条规定：“专利法所称发明人或者设计人，是指对发明创造的实质性特点作出创造性贡献的人。在完成发明创造过程中，只负责组织工作的人、为物质技术条件的利用提供方便的人或者从事其他辅助工作的人，不是发明人或者设计人。”
　　本院书面通知第三人周某、张某、安某、钟某、吴某本人到庭陈述研发过程，但张某、钟某本人并未到庭，应承担举证不能的责任，本院不认可张某、钟某对涉案专利申请研发作出了实际贡献。
　　第三人吴某、安某提交多份已公开的原创论文及项目评审报告，以证明对涉案专利申请所做贡献及被告很早就进行了AAWG产品研发工作，本院认为，虽然上述证据可以证明吴某、安某及被告对AAWG产品研发有很强的专业能力，但AAWG产品是一个很宽的范围，不同的产品会有不同的技术特征，涉案专利申请既然作为专利在申请，其理应是在现有技术上有更进一步的改进与提高，也即有其区别于其他产品的实质性特点，而上述论文及项目评审报告中并未体现出涉案专利申请的实质性特点，也未体现出吴某、安某参与涉案专利申请研发的具体过程，因此，现有证据不足以证明吴某、安某对涉案专利申请的实质性特点作出了创造性贡献。
　　被告及众第三人均陈述，涉案专利申请是在被告之前AAWG研发成果的基础上，进一步参考国外专利而形成的，第三人周某还认为涉案专利申请纯粹是一种思想，不需要以实验为依托，同时称涉案专利申请的实验及研发过程体现在了被告的在先技术及证据23的产品中。本院对被告及众第三人的陈述不予认可，其一，发明专利并非只是一种思想，而是具体的技术方案，必须具有实用性，是理论转化为实践的成果，而从理论转化为具有实用性技术成果的过程，必然需要通过实验进行验证；其二，涉案专利申请的一项主要区别技术特征是“包括...至少两个温度驱动器...”，说明书具体实施例也例举了两个温度驱动器在不同温度下对波长补偿的实验效果图，从说明书内容来看，涉案专利申请通过在不同的温度条件下进行实验，验证两个温度驱动器对波长补偿的作用，而被告及众第三人提交的自有技术及产品均系一个温度驱动器的结构，与涉案专利申请的技术特征存在明显区别，被告与众第三人也均未提交能对应涉案专利申请具体实施例的实验记录及研发记录，明显不符合常理。
　　综上，本院认为，现有证据不足以证明被告及张某、安某、钟某、吴某对涉案专利申请的实质性特点作出了创造性贡献。
　　二、关于本案所涉专利申请是否为职务发明创造及专利申请权应归属于谁？
　　《中华人民共和国专利法》第六条第一款规定：“执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。职务发明创造申请专利的权利属于该单位；申请被批准后，该单位为专利权人。”《中华人民共和国专利法实施细则》第十二条规定：“专利法第六条所称执行本单位的任务所完成的职务发明创造，是指：（一）在本职工作中作出的发明创造；（二）履行本单位交付的本职工作之外的任务所作出的发明创造；（三）退休、调离原单位后或者劳动、人事关系终止后1年内作出的，与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造。专利法第六条所称本单位，包括临时工作单位；专利法第六条所称本单位的物质技术条件，是指本单位的资金、设备、零部件、原材料或者不对外公开的技术资料等。”
　　本案中，周某在原告处工作时，其本职工作不是从事AAWG产品研发，但在2017年9月中旬至2017年11月17日期间，根据原告安排，参与了原告“两种工业级AAWG补偿方案”的研发工作，并接收了原告《AAWG-CIENA4X二次补偿结构设计》PDF文件，虽然周某辩称在研发中其只负责“波长的补偿”的实验，不是主要技术内容，但从原告《AAWG-CIENA4X二次补偿结构设计》PDF文件及涉案专利申请内容来看，“两个温度驱动器在不同温度下对波长补偿”本身就是原告“两种工业级AAWG补偿方案”及涉案专利申请的重要技术内容，本院认为周某参与了原告“两种工业级AAWG补偿方案”的研发工作，属于原告分配的任务，同时周某还接触到能体现原告技术方案的技术文件。
　　对比原告《AAWG-CIENA4X二次补偿结构设计》PDF文件及涉案专利申请，两者均解决的是温度在-40℃到85℃之间，温度驱动器对波长的补偿问题，所采用的一项重要技术方案均是设置两个温度驱动器，涉案专利申请的权利要求记载的技术特征主要体现的是温度补偿装置的部件构成及各部件之间的结构关系，而这些在部件构成及各部件之间的结构关系在原告《AAWG-CIENA4X二次补偿结构设计》PDF文件附图中均得到体现。被告及第三人则认为，虽然涉案专利申请权利要求记载的文字未能体现出与原告《AAWG-CIENA4X二次补偿结构设计》PDF文件附图体现的技术特征有不同之处，但涉案专利申请说明书附图与原告《AAWG-CIENA4X二次补偿结构设计》PDF文件附图并不完全相同。
　　本院认为：其一，比对原告《AAWG-CIENA4X二次补偿结构设计》PDF文件与涉案专利申请，主要目的不是看两者文件内容是否完全一致，而是考虑两者的关联性，再进一步判断涉案专利申请是否是在原告“两种工业级AAWG补偿方案”基础上产生的发明创造；其二、体现发明专利技术特征的是权利要求，说明书及附图可以用于解释权利要求的内容，虽然两者附图并不完全一致，但涉案专利申请权利要求记载的技术特征在原告《AAWG-CIENA4X二次补偿结构设计》PDF文件附图中均得到体现，可以认定两者存在高度关联性；其三、如前所述，被告及张某、安某、钟某、吴某未能提交充分证据证明对涉案专利申请的实质性特点作出了创造性贡献；其四、周某参与了原告“两种工业级AAWG补偿方案”的研发工作，并接触到能体现原告技术方案的技术文件；其五、涉案专利申请日距周某从原告处离职的时间在一年之内。综上，本院认为，涉案专利申请属于周某履行原告分配的工作任务且利用原告技术资料完成的职务发明创造，因此对该职务发明创造申请专利的权利应属于原告。由于被告已经就该发明创造提出了专利申请，原告实际上已无法行使对该职务发明创造申请专利的权利，但基于该职务发明创造属于原告的事实，被告申请专利后所产生的专利申请权应归属于原告。
　　综上所述，经合议庭评议，根据《中华人民共和国专利法》第六条第一款、《中华人民共和国专利法实施细则》第十二条、第十三条及《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条之规定，判决如下：
　　专利申请名称为“一种宽温高稳定性温度自适应平坦化补偿装置”(专利申请号为2018xxxxxxx）的专利申请权归属于原告武汉光迅科技股份有限公司。
　　本案案件受理费人民币1,000元，由被告河南仕佳光子科技股份有限公司负担。
　　如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人人数提交副本，上诉于最高人民法院。
　　审判长 周书博 　　人民陪审员 薛松 　　人民陪审员 侯畅 　　二○二一年五月二十七日 　　法官助理 何娅 　　书记员 刘莹