中国企业需知的美国商标授权信息

进行授权许可是实现商标价值最大化的有效方式之一，也是中国企业快速进入美国市场并占有一定市场份额方式之一。如果企业想要在某个国家或地区生产某些产品，首先得提交商标注册申请并获得确权，否则便可能存在侵权风险。同时，商标权人也可以通过商标授权获取授权费，无需投入大量成本。但是，中美商标法差异巨大，中国企业在美国获得商标注册后，向其他企业进行商标授权时，往往会发现一些在中国没有出现的法律问题在美国却会存在。所以，中国企业必须仔细考虑两国商标法对于商标授权的不同规定。

质量控制和“空壳”许可

在美国，质量控制是商标授权书中一个不可或缺的条件。控制商品或服务的质量才能保证商标持有人是这些商品或服务的真正所有人，防止公众被误导，错误地以为被授权人的商品或服务一定会和持有人的一样好。缺乏质量控制条款的授权，称之为“空壳”许可，甚至会导致授权商标被无效。正因为后果严重，证明商标授权是“空壳”许可一般难度较大。 2018年内华达洲地方法院的一起案件很好地展示了证明商标授权构成“空壳”许可需要的内容。在这起案件中，尽管内华达当地法律不允许非牙医企业“控制”牙医执业，内华达法院仍然判定涉案商标授权不是“空壳”许可。拉斯维加斯一家牙医诊所和一个牙科器械组织就一系列“AFFORDABLE”商标产生纠纷，双方使用含有“AFFORDABLE”字样的不同商标，并均授权他人使用。 原告最初申请取消被告的“AFFORDABLE DENTAL”商标注册。谈判不成功后，原告在内华达联邦法庭起诉被告构成商标侵权，诉由是被告商标的授权是“空壳”许可，商标应被宣告无效。原告认为，内华达本地法明确限制非牙医组织对牙科诊所经营的“控制”。法院未认定被告的商标授权系“空壳”许可，因为原告不能证明被告不能通过其他方式，比如合同条款和实际操作来控制被授权的服务。比如，本案中被告虽然不提供牙科诊疗服务，但其向被授权方提供了上岗培训、维修诊所的器械等，并享有终止授权不合其管理要求的被授权方商标使用权利。基于这些事实，美国法院认定被告采取了足够的措施来控制服务质量，因而其商标授权并非“空壳”许可。 所以，当中国企业聘请美国律师撰写质量控制条款时，授权书一定要写清最基本的控制标准，并列出被授权方提供产品样本的时间表以及授权方拥有审查和出具书面批准产品合格的权利。同时，授权书不仅仅要列出授权方按时检查被授权方生产基地以及查看客户反馈的权利，还要描述其检查的程序和批准的标准。此外，授权书要明确被授权商标应该从任何不达标产品上移除。笔者还建议，中国授权人保留其为控制产品质量所做一切努力的证据，防止今后被指控商标授权系为“空壳”许可。

被授权人不可反悔原则

在美国，被授权人通常不可以挑战授权商标有效性。此原则的存在目的是保护授权合约的稳定性。但是，目前对于如何使用被授权人不可反悔原则，美国各个法院仍然存在分歧。有些法院要求被授权方一旦授权期限终止就不再使用该原则，即到时被授权人可以要求判决商标授权无效。有些法院则采取折中态度，要求只要导致无效的事实产生在授权期限终止后即可判无效。

2002年Freeman诉全国地产协会案是一个很好的案例。该案中，原告被授权使用“REALTOR”商标20多年。自从原告离开该协会，授权即终止。当授权方要求原告停止使用该商标时，原告申请取消被授权商标注册，认为这个词已经失去显著性，因为其含义是地产经纪人。法院判决认为，因为全国地产协会已经多年广泛推广“REALTOR”商标，花费巨大，而且失去显著性的新证据在授权期限终止后才产生，被授权人不可反悔。

综上所述，一份中美跨国商标授权书中如果没有产品控制条约，中国企业不应该签署。中国企业一定要保证签署授权书前已经理解美国商标法中的被授权人不可反悔原则，一旦签署了授权书，被授权人很可能在将来不能对授权商标提起无效宣告申请。（布莱特·海夫纳吴茵飞）