商标侵权案以案释法

墨西哥某公司向重庆市某厂订购了TR-110W型摩托车60台，双方约定当事人按照墨西哥某公司要求的车型、商标、贴花组织设计生产。重庆市某厂按照约定完成了60台TR-110W型的摩托车的生产，并且在所生产的60台摩托车的座垫两侧、前挡左右两侧、发动机左右盖上均使用了“FAVORIT”商标外，在未经商标注册人本田技研工业株式会社许可的情况下，重庆市某厂还在车体左右两侧均贴有“WAVE”标识 ，在还未交付给定做人前被举报，其后被重庆市场监管部门查处。

重庆市巴南区市场监管局调查中收集了商标权利证书，并向重庆市某厂收集了墨西哥某公司要求其严格按客户的要求设计生产“WAVE”贴花的证据，以及涉案产品实物证据，最终依据《中华人民共和国商标法》第六十条第二款。对重庆市某厂作如下决定：一、责令当事人立即停止侵权行为，将侵权商品上的侵权标识全部移除；二、罚款15万元。

“WAVE”是本田技研工业株式会社在国家商标局核准注册的注册商标，注册证号3038752号，其享有注册商标的专用权且处于有效保护期内，依法应当受法律保护。在未经商标注册人本田技研工业株式会社许可的情况下，重庆市某厂在车体左右两侧均贴有“WAVE”标识，已经构成侵权 。如果涉案产品是在国内销售，构成商标侵权是完全没有异议的，本案的特殊之处在于涉案产品是国外公司定制，直接销往国外，不在国内销售，而且涉案商标并没有在定制方所在国进行商标注册，所以是否构成商标侵权才有争议。长期以来，我国司法机关在涉外贴牌加工商品上商标使用及侵权认定上，主流观点为，涉外贴牌加工产品不进入中国市场，厂家贴附标识的行为既未起到指示商品来源的功能，未在中国境内销售又使之不具有识别商品来源的功能，故在中国境内不存在混淆可能性，因此不构成商标侵权。但是，在2019年，最高人民法院（2019）最高法民再138号判决对以往的认识做了更改，确立了新的规则：其一，只要具备区别商品来源的可能性，就属于商标法意义上的商标使用。其二，将“相关公众”扩大到商品运输等环节的经营者等。并且考虑到电子商务及互联网的发展，出口至国外的商品存在回流国内市场的可能，国内消费者对于贴牌商品亦存在接触和混淆的可能性”。其三，避免一刀切地以贸易模式认定商标侵权与否。最高院认为，“不能将某种贸易方式（如本案争议的涉外定牌加工方式），简单固化为不侵犯商标权的除外情形，否则将违背商标侵权判断的基本规则”。根据最高院的这一变化，重庆市某厂的行为最终被认定为商标侵权并给予行政处罚。

一是案件具有普遍性。我国是制造大国，特别是对于重庆的摩托车行业而言，海外市场具有很大的分量，贴牌生产也是非常重要的业务。在以前由于为了增加产量，往往只要定做方有要求就会全盘照做，造成对知识产权的不尊重，不利于知识产权的保护，虽然短期内可能有所收益，但从长远来看是不利于经济发展的。

二是对以后处理类似案例有借鉴意义，也是对贴牌加工行为的一种规范。给加工企业给以警示，在接受订单前要进行一定的审查，对于可能侵犯知识产权的产品不能代加工，否则可能得不偿失。