——评北京慧远电线电缆有限公司诉爬山虎线缆有限公司侵害商标权及不正当竞争纠纷案
【案号】
（2019）京0106民初8038号
【裁判要旨】
不正当地将他人具有较高知名度的在先注册商标作为字号注册登记为企业名称，可以根据当事人的请求判决停止使用或者变更该企业名称；注册、使用的域名构成与他人注册商标相同或近似，足以造成相关公众误认的，可以根据当事人请求保护的民事权益，认定该行为构成商标侵权。
【案情简介】
原告北京慧远电线电缆有限公司（下称北京慧远公司）成立于1994年，经营范围包括制造电线、电缆；销售电线、电缆等。第1917021号“慧远及图”商标、第20486678号“慧远”商标的注册人均为北京慧远公司，核定使用商品类别为第9类，包括电缆、电线等。被告慧远线缆有限公司成立于2014年，经营范围包括电线、电缆制造、销售等。2018年，经核准，慧远线缆有限公司名称变更为爬山虎线缆有限公司（下称爬山虎公司）。
北京慧远公司发现被告将原告注册商标“慧远”注册为被告原企业名称的字号，生产并销售带有“慧远”“慧远线缆”字样的产品，注册使用“www.huiyuanxianlan.com”网络域名并用于宣传，并在网站及宣传手册中突出使用“慧远”“慧远线缆”字样。北京慧远公司认为上述行为构成商标侵权及不正当竞争，请求法院判令被告停止侵权，刊登声明以消除影响，并赔偿经济损失及合理开支。
北京市丰台区人民法院经审理认为，“慧远”系第1917021号注册商标的主要识别部分。爬山虎公司在其网站及宣传手册中突出使用“慧远线缆”，与北京慧远公司第1917021号注册商标文字部分及第20486678号“慧远”注册商标相同，且使用在核定商品上，易造成相关公众混淆误认，已构成商标侵权，依法应当承担停止侵权、赔偿损失等民事责任。
爬山虎公司的网站使用的域名中“huiyuanxianlan”系“慧远线缆”的汉语拼音拼写，域名的主要部分与北京慧远公司的注册商标近似，足以造成相关公众的误认，侵害了原告的商标专用权，依法应当承担停止侵权、赔偿损失等民事责任。
本案中，北京慧远公司已于2002年、2017年分别核准注册第1917021号和第20486678号“慧远”注册商标。而爬山虎公司2014年9月2日才经核准注册成立。北京慧远公司及第1917021号注册商标在爬山虎公司成立之前，已在一定范围内具有了一定的知名度，并使“慧远”文字与电线、电缆的制造、销售具有一定的联系。爬山虎公司无正当理由将与第1917021号注册商标相同的“慧远”文字作为企业名称或字号的一部分使用，容易使相关公众产生混淆误认，构成不正当竞争。爬山虎公司在其生产、销售的涉案产品上印有“慧远线缆有限公司”，亦容易使相关公众认为涉案产品与北京慧远公司存在关联关系，构成不正当竞争。一审法院据此判令爬山虎公司立即停止涉案侵害商标权及不正当竞争行为，停止使用“huiyuanxianlan.com”域名，赔偿北京慧远公司经济损失等36.5万余元，并刊登声明以消除影响。一审判决后，双方当事人均未提起上诉。
【法官评析】
本案的难点在于法律适用问题，具体表现在：一、商标与企业名称发生冲突时的法律适用；二、注册、使用的域名构成对他人注册商标相同或近似时的法律适用。上述两种情况在进行具体法律适用时，根据不同的行为性质及表现，存在适用商标法或反不正当竞争法两种保护方式的情况。因此，本案最终需要解决的问题在于，对同一行为进行保护时，商标法与反不正当竞争法的具体界限在何处。
一、商标与企业名称发生冲突时的法律适用
注册商标和企业名称分属不同的标志序列。对于注册商标与企业名称之间的纠纷，应当区分不同的情形，按照诚实信用、维护公平竞争和保护在先权利等原则依法处理。
在法律适用方面，如果注册使用企业名称本身具有不正当性，比如不正当地将他人具有较高知名度的在先注册商标作为字号注册登记为企业名称，即使规范使用仍足以产生市场混淆的，可以按照不正当竞争处理，一般应适用反不正当竞争法第二条第一款及第六条。如果是不规范使用企业名称，在相同或者类似商品上突出使用与他人注册商标相同或相近的企业的字号，容易使相关公众产生误认的，属于给他人注册商标专用权造成其他损害的行为，应依法按照侵犯商标专用权行为处理，一般适用商标法第五十七条第（一）项。
在责任承担方面，人民法院应当依据《最高人民法院关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定》第四条的规定，根据原告的诉讼请求和案件具体情况，确定被告应当承担的民事责任。如果不正当地将他人具有较高知名度的在先注册商标作为字号注册登记为企业名称，注册使用企业名称本身即是违法，不论是否突出使用均难以避免产生市场混淆的，可以根据当事人的请求判决停止使用或者变更该企业名称。如果企业名称的注册使用并不违法，只是因突出使用其中的字号而侵犯注册商标专用权的，判决被告规范使用企业名称、停止突出使用行为即足以制止被告的侵权行为，因此这种情况下不宜判决停止使用或者变更企业名称。规范使用企业名称与停止使用或变更企业名称是两种不同的责任承担方式，不能因突出使用企业名称中的字号从而侵犯商标专用权就一律判决停止使用或变更企业名称。
具体到本案，爬山虎公司无正当理由将与第1917021号注册商标相同的“慧远”文字作为企业名称或字号的一部分使用，容易使相关公众认为北京慧远公司与爬山虎公司存在关联关系，致使相关公众对商品的来源以及不同经营者之间具有关联关系产生混淆误认，法院认为爬山虎公司的上述行为，构成不正当竞争。
二、注册、使用的域名构成对他人注册商标相同或近似时的法律适用
北京市高级人民法院在2000年8月15日发布《关于审理因域名注册、使用而引起的知识产权民事纠纷案件的若干指导意见》中规定，对于域名纠纷案件，应根据双方当事人争议的法律关系的性质确定案由，即对于原告以域名侵犯其商标权为由起诉的，应确定为侵犯商标权纠纷；以不正当竞争行为起诉的，应依据不正当竞争行为的性质确定案由。同时规定恶意将他人驰名商标注册、盗用为域名的行为属不正当竞争行为。
2001年7月17日，最高人民法院发布《关于审理涉及计算机网络域名民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》，明确了域名构成侵权或者不正当竞争的具体情形，但依然未明确规定何种情形为商标侵权、何种行为构成不正当竞争，只是在第七条规定：“人民法院在审理域名纠纷案件中，对符合本解释第四条规定的情形，依照有关法律规定构成侵权的，应当适用相应的法律规定；构成不正当竞争的，可以适用民法通则第四条、反不正当竞争法第二条第一款的规定。”
2002年10月12日，在最高人民法院发布的《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第一条第（三）项规定中，将域名侵害他人商标权的情形限定为两点，即域名与他人注册商标相同或者相近似，且通过该域名进行相关商品交易的电子商务、易使相关公众产生误认。
梳理上述规定发现，在认定域名侵权时，应当适用商标法还是反不正当竞争法易产生分歧。如果按照前述规定发布的时间顺序来推断，只有通过该域名进行相关商品交易的电子商务、易使相关公众产生误认的，才可以适用商标法。而2018年的电子商务法规定本法所称电子商务是指，通过互联网等信息网络销售商品或者提供服务的经营活动。在实践中，受电子商务执照相关资格的限制，直接使用域名进行相关商品交易的电子商务域名极少，多数涉及侵权的域名仅在其网页中进行宣传、介绍、产品展示等。如果严格按照前述规定，则可以适用商标法进行保护的域名侵权案件极少。
本案最终适用商标法进行保护，基于以下理由：其一，电子商务近十几年来发展极为迅速，相关技术水平、经营模式日新月异，最高人民法院在《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》中对电子商务行为的限制已经相对落后于现在电子商务的实际发展状况；其二，前述相关司法解释中引用的商标法，均指代的为“商标法（2001年修正）”。2013年，商标法修正后，首次将“容易导致混淆”明确规定为认定商标侵权的要件之一，并对商标使用进行明确规定。2019年修正的商标法对于此规定未作出更改。根据现行商标法规定，未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，容易导致混淆的，属侵犯商标权的行为。根据现在域名侵权的行为表现，符合现行商标法规定的商标侵权行为的构成要件。
本案中，原告以商标权作为权利基础，主张被告注册使用的域名侵害其注册商标专用权。而根据商标法相关规定，被告的网站使用的域名为“huiyuanxianlan.com”，其中“huiyuanxianlan”系“慧远线缆”的汉语拼音拼写，被告域名的主要部分与北京慧远公司的注册商标近似；且诉争域名网页内显示的产品与原告的产品构成相同或类似产品，足以造成相关公众的误认。由此可以认定爬山虎公司的行为侵害了北京慧远公司的商标专用权。在商标法已经对原告合法权益进行保护的情形下，不再适用反不正当竞争法进行保护。（北京市丰台区人民法院 倪端）
