王飞诉洋河酒厂侵犯实用新型专利权因现有技术抗辩成立被判败诉案
（2013）参阅案例59号
【裁判摘要】
在专利侵权诉讼中，被告主张被诉侵权产品利用的是在原告专利申请日前已为公众所知的现有技术，不构成对原告涉案专利的侵权。对此法院应当将被诉侵权产品与现有技术的技术特征进行比对，如构成相同或等同，则认定该被诉侵权产品使用的是现有技术，被告的现有技术抗辩成立，以此有效地遏制将现有技术改头换面申请为“专利”和滥用诉权的行为，维护公平竞争的市场经济秩序。
原告：王飞，男，26岁，住江苏省丰县大沙河镇李寨街。
被告：江苏洋河酒厂股份有限公司，住所地在江苏省宿迁市洋河中大街118号。
原告王飞因与被告江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称洋河酒厂）侵犯实用新型专利权纠纷一案，向江苏省南京市中级人民法院提起诉讼。
原告王飞诉称：2008年9月17日，原告申请了“一种烟酒的防伪结构”的实用新型专利，2009年9月16日获得国家知识产权局的授权。该专利权的权利要求书载明，“一种烟酒的防伪结构，该结构主要由外包装盒（1）、酒瓶（2）、充值卡（3）三个部分组成；其特征是在酒瓶（2）外的一侧，包装盒（1）的内侧，设置有一张充值卡（3）”。2009年6月至今，被告洋河酒厂将原告的专利使用于其生产、销售的“海之蓝”、“天之蓝”系列酒，侵犯了原告的专利权。原告曾于2009年11月25日书面要求被告停止侵权未果。2010年6月17日，被告针对原告的专利权向国家知识产权局专利复审委员会提出了无效宣告请求。2010年12月3日，国家知识产权局专利复审委员会经审查作出了维持原告专利权有效的决定。原告认为，被告未经许可擅自使用原告专利的行为严重妨害了其专利的推广，给原告造成了损失。故诉至法院，请求判令被告：（1）停止侵犯原告专利权的行为；（2）赔偿原告损失30万元；（3）承担本案诉讼费用。庭审中，原告撤回“海之蓝”酒与购买发票的证据以及起诉状中针对“海之蓝”酒的事实理由，同时确认诉讼请求第一项、第二项系针对被告生产、销售“天之蓝”酒的侵权行为以及该行为对原告在全国范围内造成损失的赔偿数额，并明确表示关于“海之蓝”酒将收集证据后另行起诉。
被告洋河酒厂辩称：（1）被告在原告专利申请日前就已经使用同样的方式对产品进行促销，被告享有先用权；（2）被告在产品中放入充值卡只是诸多促销方式的一种，电话充值卡上没有任何防伪标识，也没有其他明示或暗示的方式表明其能够用于防伪；（3）1997年5月30日案外人王健申请了“利用电话卡防伪的包装容器”实用新型专利，被告的产品落入的是王健专利权的保护范围，即使被告的产品落入原告专利权的保护范围，原告的专利也是公知技术，没有新颖性和创造性，不应当被授予专利权，王健的专利已公开了原告专利的技术方案所记载的技术特征；（4）被告没有给原告造成损失，原告起诉被告系滥用诉权的行为。故请求法院驳回原告的诉讼请求。
江苏省南京市中级人民法院一审查明：
2008年9月17日，原告王飞向国家知识产权局申请了名称为“一种烟酒的防伪结构”的实用新型专利，2009年9月16日获得授权并公告，专利号为ZL200820160347.2。该专利目前仍处于有效的法律状态。其权利要求书仅记载了权利要求1，即一种烟酒的防伪结构，该结构主要由外包装盒（1）、酒瓶（2）、充值卡（3）三个部分组成，其特征是：在酒瓶（2）外的一侧，包装盒（1）的内侧，设置有一张充值卡（3）。其说明书记载了该专利的背景技术是烟酒行业的多种防伪技术容易为不法分子所掌握，让消费者难以区分。该专利的发明目的在于解决目前烟酒防伪技术所存在的不足，提供一种简单、方便、防伪性高且易于操作的烟酒防伪结构，使用时，打开外包装盒，取出充值卡，如能顺利充进的为真品，否则为伪劣产品。该专利中的“充值卡”为手机充值卡，在和手机网络运营商取得合作意向后，充值卡的面值可设置在1～500元。
2010年6月17日，被告洋河酒厂针对原告的涉案实用新型专利权向国家知识产权局专利复审委员会提出了无效宣告请求，认为原告专利权利要求1不具备创造性，请求宣告其权利要求全部无效。被告洋河酒厂提供了（2008）宿证经内字第890号公证书、《扬子晚报》、《新华日报》、《现代快报》复印件等证据。经审查，国家知识产权局专利复审委员会认为涉案专利将外包装盒和手机充值卡组合起来后，不仅起到了盛装瓶酒和手机充值的作用，还能起到防伪的作用，即组合后实现了新的技术效果。这种组合具有实质性特点和进步，涉案专利具备创造性，并据此作出了维持涉案专利权有效的决定。
原告王飞当庭提供了未拆封的“天之蓝”酒1瓶，当庭拆封后，经被告洋河酒厂的技术人员当庭鉴别，确认其生产日期为2009年3月16日，批号为161991A6，从外包装、内包装等方面鉴定属于被告的产品，并当庭出具了一份编号为洋司鉴字№8022054的《江苏洋河酒厂股份有限公司鉴定报告书》。该瓶酒拆封后，打开外包装盒盒盖，可见包装盒底座圆形孔洞内有一个盛装白酒的酒瓶，在酒瓶外与包装盒底座圆形孔洞之间放置了一张“中国电信充值付费卡”。该卡正面注明了“天之蓝升级版”、“洋河蓝色经典”、“充值付费卡￥20（固定电话、小灵通、宽带、天翼通用）”等字样；背面注明：“本卡适用于中国电信江苏省预付费和后付费固定电话、移动电话、宽带充值付费”。原告认为，被告的“天之蓝”酒产品在酒瓶的外侧和包装盒的内侧设置了充值卡，完全落入了其涉案实用新型专利权的保护范围。被告同意原告关于充值卡位置的观点，但认为该充值卡的作用只是充值，没有防伪的功能，不落入原告专利权的保护范围，被告的产品即使具有与原告专利相同或者等同的技术特征，落入的也是案外人王健专利权的保护范围。
原告提供了三张江苏省徐州市定额发票，每张金额100元，原告当庭陈述定额发票系其购买“天之蓝”酒所取得。
1997年5月30日，案外人王健向国家知识产权局申请了名称为“利用电话卡防伪的包装容器”的实用新型专利，1998年10月14日获得授权并公告，专利号为ZL97236213.4。由于未缴年费该专利权已于2005年8月10日终止。其权利要求1为“一种利用电话卡防伪的包装容器，其特征在于它包括包装容器本体（1）和防伪电话卡（2）”；权利要求3为“根据权利要求1所述的一种利用电话卡防伪的包装容器，其特征在于防伪电话卡（2）设置在包装容器本体（1）内”；权利要求8为“根据权利要求1～7其中之一所述的一种利用电话卡防伪的包装容器，其特征在于防伪电话卡为磁卡或IC卡或光卡”；权利要求9为“根据权利要求1～7其中之一所述的一种利用电话卡防伪的包装容器，其特征在于包装容器为盒状、袋状、瓶状或罐状容器”。其说明书记载，该专利的目的在于“提供一种防伪功能特好的防伪包装容器”。“与现有的防伪容器相比，本实用新型将包装容器与电话卡配合使用，利用电话卡的不易伪造性来对容器进行防伪，因此具有如下优点：不易仿制、真伪立辨、防伪性好、不能重复使用”。“电话卡的发行由国家专营，指定厂印刷，需要强大的技术、资金实力，伪造者难以有此条件，而且还要冒极大的犯法风险”。
本案一审的争议焦点是：（1）被告洋河酒厂被诉的“天之蓝”酒产品是否落入原告王飞涉案实用新型专利权的保护范围；（2）被告洋河酒厂主张的现有技术抗辩能否成立。
江苏省南京市中级人民法院一审认为：
1.被告洋河酒厂被诉的“天之蓝”酒产品落入原告王飞涉案实用新型专利权的保护范围。庭审中双方当事人均确认，被诉侵权产品“天之蓝”酒系被告洋河酒厂的产品，且在酒瓶的外侧和包装盒的内侧设置了充值卡。原告王飞认为该产品完全落入其专利权的保护范围；被告洋河酒厂认为该产品中的充值卡作用是充值而非防伪，不落入原告专利权的保护范围，落入的是案外人王健已失效专利权的保护范围。本院认为，庭审中经当庭拆封，可见被诉侵权产品“天之蓝”酒的结构主要包括由包装盒盒盖与底座组成的外包装盒、酒瓶和中国电信充值付费卡，中国电信充值付费卡被置于酒瓶外与包装盒底座之间，即位于酒瓶外的一侧、包装盒的内侧，与原告涉案实用新型专利权利要求1的全部技术特征一一对应，落入原告涉案实用新型专利权的保护范围。判断被告的产品是否落入原告专利权的保护范围应当将其产品与原告专利的权利要求书进行技术比对，审查原告主张的权利要求所记载的全部技术特征，而不是根据被告对产品或产品组成部分功能的设定。虽然被告产品中的中国电信充值付费卡并未表明其能够用于防伪，但其具有手机充值卡的功能，且在正面注明了“天之蓝升级版”、“洋河蓝色经典”等字样，是被告为涉案的“天之蓝”酒产品专门定制的充值卡，其与外包装盒、酒瓶等组合后，不但能起到盛装酒的作用，还能起到防伪的作用，这种组合实现了新的技术效果。故本院对被告洋河酒厂的充值卡作用仅在于充值、在产品中放入充值卡是一种促销方式的抗辩意见不予采纳。对被告主张的其在原告专利申请日前就已经使用同样的方式对产品进行促销，被告享有先用权的抗辩，本院认为被告所提供的相应证据与本案没有关联性，不能证明被告是否采用与原告涉案专利相同或等同的方式生产、销售“天之蓝”酒产品，故对被告的该抗辩意见亦不予采纳。
2.被告洋河酒厂主张的现有技术抗辩成立。被告洋河酒厂认为，案外人王健“利用电话卡防伪的包装容器”的实用新型专利公开了原告专利的全部技术特征，被告产品使用的是现有技术方案。原告王飞认为，王健的专利与原告的涉案专利性质不同，没有关联性，原告专利中的“充值卡”不同于王健专利中的“电话卡”，需要生产商通过和手机网络运营商取得合作意向后定制可以给手机充值的充值卡；而王健专利中的“电话卡”无需特别定制，不具有给手机充值的功能。本院认为，案外人王健“利用电话卡防伪的包装容器”的实用新型专利权的申请日、授权公告日分别为1997年5月30日、1998年10月14日，并于2005年8月10日终止，相对于涉案专利而言属于现有技术方案。判断被告主张的现有技术抗辩能否成立，应当将被告洋河酒厂被诉的“天之蓝”酒产品与王健的现有技术方案进行比对。被告的产品包括包装容器本体和“中国电信充值付费卡”，且充值卡设置在包装容器本体内，包装容器为盒状，除被告的产品使用的是充值卡外，其他技术特征与现有技术方案权利要求1、3、9均相同。本院认为，被告产品所使用的充值卡虽然不同于现有技术方案列举的“磁卡或IC卡或光卡”，但与防伪电话卡构成等同的技术特征，理由如下：（1）两者手段相同，都是采用在包装容器内放入信息识别卡片的方式。（2）两者实现的功能基本相同，被告产品所使用的充值卡为“中国电信充值付费卡”，适用于中国电信江苏省预付费和后付费固定电话、移动电话、宽带充值付费，其功能主要在于电话或网络通信；现有技术方案使用的是防伪电话卡，其功能在于电话通信。（3）两者达到基本相同的效果，被告产品所使用的充值卡与现有技术方案中的防伪电话卡通过使用都能达到防伪的效果，如能正常使用则为真，否则为伪。电话卡和充值卡都是由国家电信部门或者专业的通信公司所发行的，都具有不易仿制、真伪立辨、防伪性好的特点，这也正是它们能够被用于防伪的主要原因。（4）将防伪电话卡替换为充值卡是本领域的普通技术人员无需经过创造性劳动就能联想到的特征，充值卡是随着电话和网络通信等科技不断进步应运而生的，其使用更为方便、快捷，已被广泛应用于通信消费服务领域，且这种替换未对涉案产品的形状、构造或者结合产生实质影响。因此，本院认为，被告洋河酒厂被诉的“天之蓝”酒产品虽然落入了原告涉案专利权的保护范围，但被告的产品与现有技术方案的技术特征构成相同或等同，被告的产品使用了现有技术方案，被告主张的现有技术抗辩成立。
由于被告使用的技术方案属于现有技术，故被告不构成对原告涉案专利权的侵犯，原告指控被告侵犯专利权并要求其承担民事责任的诉讼请求不能成立，本院不予支持。被告洋河酒厂被诉的“天之蓝”酒生产日期为2009年3月16日，被诉侵犯原告专利权的行为发生在2009年10月1日前，应当适用2008年12月27日修改前的《专利法》。
据此，南京市中级人民法院依照2008年12月27日修改前的《中华人民共和国专利法》第五十六条第一款、《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第十七条之规定，于2011年8月16日
