上海帕弗洛文化用品有限公司诉上海艺想文化用品有限公司、毕加索国际企业股份有限公司商标使用许可合同纠纷案

上海帕弗洛文化用品有限公司诉上海艺想文化用品有限公司、毕加索国际企业股份有限公司商标使用许可合同纠纷案

【裁判摘要】

在后商标使用许可合同相对人明知商标权人和在先商标使用许可合同相对人未解除在先商标独占使用许可合同，仍和商标权人签订许可合同，导致先后两个独占许可合同的许可期间存在重叠的，在后合同并非无效，但在后商标使用许可合同相对人不属于善意第三人，不能依据在后合同获得商标的许可使用权，在先取得的独占许可使用权可以对抗在后的商标使用许可合同关系。

原告：上海帕弗洛文化用品有限公司，住所地：上海市嘉定区华亭镇武双路。

法定代表人：邹素莲，该公司董事长。

被告：上海艺想文化用品有限公司，住所地：上海市闵行区金都路。

法定代表人：王红新，该公司董事长。

被告：毕加索国际企业股份有限公司，住所地：台湾地区台北市信义区信义路。

法定代表人：游美月，该公司董事长。

原告上海帕弗洛文化用品有限公司（以下简称帕弗洛公司）因与被告上海艺想文化用品有限公司（以下简称艺想公司）、被告毕加索国际企业股份有限公司（以下简称毕加索公司）发生商标使用许可合同纠纷，向上海市第一中级人民法院提起诉讼。

原告帕弗洛公司诉称：第2001022号商标（以下称涉案商标）的商标权人毕加索公司于2008年9月授权其在中国大陆地区独家使用该商标，期限为2008年9月至2013年12月。2010年2月，被告毕加索公司与帕弗洛公司约定商标使用许可期限在原基础上延展十年。2012年2月，毕加索公司与被告艺想公司签订《商标使用许可合同书》，约定艺想公司2012年1月至2017年8月期间独占使用该商标，并授权艺想公司进行全国维权打假行动，致使帕弗洛公司产品遭到工商机关查处。毕加索公司与艺想公司擅自签订《商标使用许可合同书》，并向工商机关投诉帕弗洛公司侵权、向法院提起商标侵权诉讼，此行为系“恶意串通，损害第三人合法利益”及“违反法律、行政法规的强制性规定”，请求法院判令系争合同无效、两被告赔偿帕弗洛公司经济损失100万元。

被告艺想公司辩称：1.原告帕弗洛公司没有获得被告毕加索公司关于涉案商标的独占许可使用权。帕弗洛公司在商标局备案的独占使用许可合同系伪造，因此商标局备案所记载的许可方式也不能证实帕弗洛公司享有涉案商标的独占许可使用权。授权证明书中没有关于授权性质的具体约定，故帕弗洛公司获得的仅是涉案商标独家使用权，而非法律规定的独占许可使用权；2.根据商标局的公告，涉案商标权利人毕加索公司与帕弗洛公司之间的商标授权使用关系已于2012年1月1日提前终止。艺想公司于2012年2月16日获得涉案商标的独占许可实施权，没有侵犯帕弗洛公司的任何权利，艺想公司主观上也不存在与毕加索公司恶意串通的状态；3.艺想公司在取得涉案商标的独占许可使用权后，帕弗洛公司仍在大量生产使用涉案注册商标的产品，艺想公司为此在全国范围内向工商行政管理部门提出投诉，并提起侵权诉讼，是维护其独占许可使用权的正当行为，该维权行为不是因主观恶意而造成的帕弗洛公司损失；4.毕加索公司与帕弗洛公司及案外人上海大者实业有限公司恶意串通，在本案诉讼期间将涉案商标转让给大者公司，侵犯了艺想公司在合同中约定的优先购买权、独占使用权。综上，请求法院驳回帕弗洛公司的全部诉讼请求。

被告毕加索公司书面答辩称：毕加索公司未对商标使用许可合同进行备案。毕加索公司在与被告艺想公司签约时，已将涉案商标授权情况告知艺想公司，包括原告帕弗洛公司仿冒毕加索公司负责人林达光签名以获取商标许可合同备案的情况，艺想公司对该商标前期授权尚未终止非常清楚，仅要求毕加索公司尽快撤销帕弗洛公司在商标局的商标备案合同，同时约定任何一方不得私自与帕弗洛公司和解。因此，其在授权给艺想公司使用涉案商标时，已经履行了相关告知义务，由此给帕弗洛公司带来的任何损失，均应由艺想公司承担。

上海市第一中级人民法院一审查明：

被告毕加索公司于2003年5月21日获核准注册涉案商标。2003年7月9日，毕加索公司出具《授权证明书》，证明2003年7月9日至2008年12月31日授权原告帕弗洛公司在中国大陆地区使用系争商标。2008年9月8日，毕加索公司再次出具《授权证明书》，授予帕弗洛公司中国大陆地区在书写工具类别上商业使用涉案商标，权利内容：中国大陆地区独家制造与销售，授权期限自2008年9月10日起至2013年12月31日止。2009年3月12日，商标局向毕加索公司发出商标使用合同备案通知书，告知毕加索公司于2008年6月30日报送的许可帕弗洛公司使用涉案商标的使用许可合同备案申请已被核准。2010年2月11日，毕加索公司与帕弗洛公司签订《授权契约书》，约定在原契约基础上延展十年，自2014年1月1日起至2023年12月31日止。

2012年1月1日，被告毕加索公司与原告帕弗洛公司签订商标使用许可合同备案提前终止协议，但约定双方关于该商标的其他约定不受影响。2012年3月13日，商标局发布2012年第10期商标公告，提前终止许可合同备案，提前终止日期为2012年1月1日。

2012年2月16日，被告毕加索公司与被告艺想公司在上海签订《商标使用许可合同书》。该合同约定：第二条、独占使用；第五条、许可期限2012年1月15日至2017年8月31日；特别说明：甲方应在签订此合同一年内完成许可合同备案；除因商标局审查程序、期限冗长之外，若因甲方未积极撤销与帕弗洛公司在国家商标局之备案合同或者其他原因未在国家商标局办妥备案的，则乙方有权终止本合同。同日，毕加索公司出具授权书称艺想公司是中国大陆地区唯一独家授权。

上海市第一中级人民法院认为：

一、原告帕弗洛公司获得了涉案商标的独占许可使用权

三方协议书、商标注册证明、被告毕加索公司出具的授权证明书和毕加索公司与帕弗洛公司所签订的授权契约书等证据之间可以相互印证，反映出涉案商标由台湾帕弗洛公司从毕加索公司处获得授权后转授权给帕弗洛公司使用的事实。毕加索公司在书面答辩意见中也对上述事实予以确认，帕弗洛公司获得涉案商标使用权的合同关系真实有效。根据毕加索公司的书面答辩意见，确认其所出具的两份授权证明书系真实有效，而2008年9月8日其所出具的第二份授权证明书载明“权利内容：中国大陆地区独家制造与销售”，可以表明商标权利人授权帕弗洛公司使用涉案商标的授权方式符合我国商标法律规定的独占实施许可方式。因此，帕弗洛公司在2008年9月10日至2013年12月31日期间享有涉案商标的独占许可使用权。

二、本案系争合同不属于“恶意串通，损害第三人合法利益”的无效合同

被告毕加索公司和被告艺想公司之间所签订的商标使用许可合同系双方当事人真实意思表示，该两份合同所指向的商标使用许可关系真实存在，艺想公司亦支付了部分商标使用费作为对价。因此，艺想公司签订系争合同的目的在于获取涉案商标的独占许可使用权。艺想公司虽然曾经实施过不正当竞争行为，但其通过与商标权利人订立商标使用许可合同获取涉案商标独占许可使用权后，在其产品上使用涉案商标并不构成商标仿冒行为，也不必然构成对原告帕弗洛公司的不正当竞争。因此，艺想公司签订系争合同的目的并非出于损害帕弗洛公司的合法权益，也没有实施不正当竞争的主观恶意。艺想公司在与毕加索公司进行合同磋商时得知帕弗洛公司享有独占许可使用权的事实，但已经要求毕加索公司撤销其与帕弗洛公司的独占实施许可合同备案，故不能仅因艺想公司明知帕弗洛公司享有独占许可使用权的事实就认定其具有损害帕弗洛公司利益的主观恶意。毕加索公司作为商标权人，在涉案商标已经授权帕弗洛公司独占实施期间内，擅自与艺想公司签订新的独占实施许可合同，致使帕弗洛公司作为独占许可使用权人无法正常使用涉案商标，帕弗洛公司可以按照其与毕加索公司之间的相关合同约定维护其合法权益。“系争合同特别设置了针对帕弗洛公司不允许一方私自和解的条款”系艺想公司为保护自身合同利益而采取的措施，并不能证实其有损害帕弗洛公司合法利益的主观恶意。艺想公司在与毕加索公司签订了独占实施使用合同并支付了相应独占实施许可费用后，作为涉案商标的独占许可使用权人向工商行政部门提出投诉并非恶意损害帕弗洛公司合法利益的行为。毕加索公司、艺想公司投诉书内容相似亦不能证实两者具有合意损害帕弗洛公司利益的行为事实。

三、系争合同并未违反法律、行政法规的强制性规定

原告帕弗洛公司所主张的商标法司法解释第三条第一项的内容是对我国商标法所规定的三种商标使用许可方式的定义，不属于强制性法律规范。因此，系争合同的订立并未违反法律、行政法规的强制性规定，帕弗洛公司据此主张系争合同无效，亦缺乏事实和法律依据。

据此，上海市第一中级人民法院根据《中华人民共和国合同法》第五十二条第二项、第五项、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，于2014年7月29日作出判决：

驳回原告帕弗洛公司的全部诉讼请求。本案一审案件受理费13800元，由帕弗洛公司负担。

帕弗洛公司、艺想公司均不服一审判决，向上海市高级人民法院提起上诉。

帕弗洛公司请求：撤销原判，发回重审或改判支持其原审诉讼请求。其主要上诉理由为：一、原审查明事实错误。被上诉人毕加索公司在商标局的备案合同系伪造，原审法院认定该许可合同进行了备案、毕加索公司与帕弗洛公司于2012年1月1日签订提前终止备案协议，并无事实依据。二、原审适用法律错误。原审法院认为毕加索公司与艺想公司签订的商标独占许可使用合同并非无效合同，属定性错误。（一）艺想公司明知帕弗洛公司与毕加索公司之间存在商标许可关系，其仍与毕加索公司签订独占许可合同，其目的是进一步混淆市场、仿冒帕弗洛公司产品。且合同订立后，艺想公司据此向工商行政管理部门投诉帕弗洛公司，主观恶意明显。（二）系争合同属于艺想公司与毕加索公司恶意串通损害帕弗洛公司利益的无效合同。1.从主观动机看，毕加索公司明知其与帕弗洛公司的商标许可关系并未到期，仍违背诚信原则与艺想公司签订商标许可合同，显属故意；艺想公司与帕弗洛公司生产销售同类产品，一直存在仿冒等不正当竞争行为，意图通过获得涉案商标许可使用授权进一步混淆市场。2.系争合同专门设置了限制合同双方与帕弗洛公司和解的条款，是将双方利益捆绑后共同对抗帕弗洛公司，可佐证双方存在恶意串通行为。3.未尽合理的通知、注意义务，毕加索公司和艺想公司均知悉帕弗洛公司享有涉案商标的许可使用权，即使毕加索公司要授权艺想公司使用涉案商标，应事先解除原授权使用关系，艺想公司也应调查此前的涉案商标许可使用关系是否已经解除。两被上诉人未尽到合理通知、注意义务，具有恶意。4.在商标局备案的商标许可合同并未生效，其“林达光”签名并非毕加索公司负责人林达光的真实签名，而艺想公司在另案中曾致函最高人民法院称帕弗洛公司存在假冒签名骗取备案的行为，表明艺想公司知悉备案合同系假合同，其在系争合同中仅要求毕加索公司撤销备案合同，表明艺想公司清楚知悉涉案商标的前期授权关系尚未终止。5.系争合同签订时，提前终止备案尚未公告，合同双方难以知悉备案已被提前终止，因此艺想公司主观恶意明显。6.系争合同双方共同投诉、举报帕弗洛公司的商标侵权行为，表明双方事先有沟通、预谋。

上诉人艺想公司认同一审的判决结果，但认为一审认定的部分事实错误，请求发回重审或改判。其主要上诉理由为：一、一审判决认定被上诉人帕弗洛公司对涉案商标享有独占许可使用权，属认定事实错误。二、毕加索公司与帕弗洛公司存在直接利害关系，拒不到庭参加诉讼，法院不应采信其答辩意见。

上海市高级人民法院经二审，确认了一审查明的事实。

另查明：上诉人艺想公司在2015年7月24日法院召集其及上诉人帕弗洛公司谈话时表示，其在与被上诉人毕加索公司签订系争合同时，并不知晓帕弗洛公司与毕加索公司之间签订的合同的内容，但其知悉帕弗洛公司与毕加索公司之间就涉案商标存在使用许可关系；其在与毕加索公司签订系争合同时，毕加索公司称已与帕弗洛公司解除商标使用许可合同，因此其才敢与毕加索公司签订系争合同。

上海市高级人民法院二审认为：

本案二审的争议焦点为：一、商标局商标使用许可合同备案之效力以及备案合同和其后的备案提前终止协议是否存在伪造被上诉人毕加索公司负责人签名的问题。二、上诉人帕弗洛公司关于其享有涉案商标独占使用许可授权的证据之效力问题。三、台湾帕弗洛公司、毕加索公司与帕弗洛公司之间的商标使用许可关系的性质。四、上诉人艺想公司与毕加索公司签订的独占使用许可合同是否因恶意串通损害第三人利益而无效。五、艺想公司能否依据其与毕加索公司签订的系争合同获得涉案商标使用权。

一、商标局商标使用许可合同备案之效力以及备案合同和其后的备案提前终止协议是否存在伪造毕加索公司负责人签名问题

虽然备案合同及备案提前终止公告中的商标名称与涉案商标并不一致，但其商标注册号均与涉案商标相同；同时，商标局《商标使用许可合同备案通知书》载明的备案商标的注册号亦与涉案商标的注册号一致，因此应认定上述备案及其后的备案提前终止公告均与涉案商标相关。备案之许可合同以及《提前终止许可合同备案公告》中的商标名称虽有所出入，但在商标注册号均相同的情况下，应以商标注册号为依据确定所指向的商标标识。商标局将商标使用许可合同备案及终止备案的情况予以公告，其目的在于使不特定的第三人获悉涉案商标使用许可之权利变动状况，从而维护商标使用许可交易的安全。虽然备案之合同与上诉人帕弗洛公司和被上诉人毕加索公司、台湾帕弗洛公司间签订的相关协议并非同一，但商标使用许可合同备案的实质是将商标使用许可关系予以公示，且原审法院并未将备案之合同文本作为确定帕弗洛公司和毕加索公司之间权利义务的依据，因此并不影响帕弗洛公司的合法权益。基于商标局对毕加索公司与帕弗洛公司之间的商标使用许可合同的备案及其后备案终止的公告具有公示效力，相关公众应知悉毕加索公司与帕弗洛公司之间就涉案商标存在独占使用许可关系、该备案于2012年1月1日终止。相关合同文本之签名即使系伪造，鉴于本案实际情况，也应认定不影响上述商标局备案和备案提前终止之公示的真实性及法律效力，因此不影响本案的判决结果。帕弗洛公司并未对此备案及此后该备案之终止提出异议，其已获得备案产生之相应利益，现又欲否定备案之效力，有悖诚信。如在他案中确需对相关签名是否伪造作出判断，则可在他案中另行解决。

二、上诉人帕弗洛公司关于其享有涉案商标独占使用许可授权的证据之效力问题

上诉人帕弗洛公司提供的证据并非孤证，而是可以构建起完整的证据链，证明涉案商标的使用许可授权过程及许可使用期间。原审法院并未直接采信被上诉人毕加索公司的答辩意见，而是综合在案证据对涉案商标使用许可授权的事实进行了认定，并无不妥。

三、台湾帕弗洛公司、被上诉人毕加索公司与上诉人帕弗洛公司之间的商标使用许可关系的性质

台湾帕弗洛公司与上诉人帕弗洛公司于2003年7月9日签订了《授权契约书》并于2005年3月21日签订了《授权契约补充协议》，根据上述协议，帕弗洛公司可以在大陆地区使用涉案商标。2003年7月9日，被上诉人毕加索公司出具《授权证明书》授权帕弗洛公司于2003年7月9日至2008年12月31日间使用涉案商标；2008年9月8日，毕加索公司再次出具《授权证明书》，授权帕弗洛公司于2008年9月10日至2013年12月31日间独家使用涉案商标；2010年2月11日，毕加索公司与帕弗洛公司签订《授权契约书》，约定将使用涉案商标的关系在原契约基础上延展十年，即自2014年1月1日至2023年12月31日。上述合同均系当事人的真实意思表示，合法有效，且毕加索公司为涉案商标的商标权人，其合法授权他人使用涉案商标的行为具有法律效力。根据上述合同约定，帕弗洛公司享有2008年9月10日至2023年12月31日间在大陆地区独家使用涉案商标的权利。所谓“独”，即单一、唯一之义，上述合同中所谓独家使用，指涉案商标只能由被许可人帕弗洛公司使用，他人包括商标权人毕加索公司在内均不得使用，上诉人艺想公司所称的“独家”不同于“独占”之理由，难以成立。

四、上诉人艺想公司与被上诉人毕加索公司签订的独占使用许可合同是否因恶意串通损害第三人利益而无效

上诉人艺想公司与被上诉人毕加索公司于2012年2月签订的系争《商标使用许可合同书》，双方意思表示真实一致，合同已经成立并生效。关于艺想公司与毕加索公司是否存在恶意串通损害第三人利益并导致合同无效的问题，首先，艺想公司与上诉人帕弗洛公司生产销售类似书写工具产品，在同一市场展开竞争，且毕加索公司在向法院提交的书面答辩意见中称已将其与帕弗洛公司的商标使用许可情况告知艺想公司；其次，艺想公司与毕加索公司在商标局2012年3月13日公告终止备案之前的2012年2月16日即签订系争商标使用许可合同，虽然商标使用许可合同备案于2012年1月1日终止，但并无证据表明帕弗洛公司与毕加索公司的商标独占使用许可合同关系已经解除，不能仅依据备案之终止而推定商标使用许可合同之解除；再者，艺想公司亦表示其知悉帕弗洛公司与毕加索公司之间的涉案商标使用许可关系。据此，可以认定艺想公司在与毕加索公司签订系争商标使用许可合同时，知晓帕弗洛公司与毕加索公司之间存在涉案商标独占使用许可关系，因而在重复授权情况下，艺想公司并不属于在后被授权之善意第三人。

然而，上诉人艺想公司不属于善意第三人，仅意味着其对被上诉人毕加索公司与上诉人帕弗洛公司之间的涉案商标独占使用许可关系是知情的，并不一定意味着其与毕加索公司间存在恶意串通并损害第三人利益之行为。从恶意串通的构成要件看，既需证明主观上存在加害故意，又需证明客观上存在串通行为。而本案中，艺想公司与毕加索公司签订使用许可合同的目的在于使用涉案商标，虽然艺想公司和毕加索公司在签订系争合同时，并未以毕加索公司和帕弗洛公司解除其双方在先的商标独占使用许可合同为合同生效前提之做法存在不妥,导致先后两个商标独占使用许可合同的许可期间存在重叠，但综合艺想公司在其系争合同中要求毕加索公司积极撤销与帕弗洛公司的备案合同等条款，本案中尚无充分证据证明艺想公司有加害帕弗洛公司的主观恶意，亦无证据证明艺想公司和毕加索公司间存在串通行为，因此难以认定此种合同行为属恶意串通损害第三人利益之行为。艺想公司、毕加索公司的投诉、举报行为，系基于其自认为艺想公司已获得涉案商标的独占许可使用权，且相应行政机关并未作出帕弗洛公司违法的决定，难言属于双方恶意串通之行为。至于系争合同专门设置的限制合同双方与第三方和解的条款，符合艺想公司维护其合同利益的目的，系市场竞争中的常见手段，同样难以认定系恶意串通行为。鉴于艺想公司与帕弗洛公司系同业竞争者，其采用与涉案商标权利人毕加索公司签订独占使用许可合同、要求毕加索公司不得在同类产品上向第三方授权使用涉案商标的方式展开市场竞争，该竞争方式本身并不具有违法性。系争合同不符合认定合同无效的法定条件，涉案各方之间的纠纷，可以通过追究违约责任等方式予以解决。

五、上诉人艺想公司能否依据其与被上诉人毕加索公司签订的系争合同获得涉案商标使用权

虽然本案中上诉人艺想公司与被上诉人毕加索公司之间的商标使用许可合同已成立并生效，但合同已生效并不等于合同已被实际履行。首先，艺想公司、毕加索公司均知悉上诉人帕弗洛公司与毕加索公司就涉案商标存在的独占使用许可关系，艺想公司相对于帕弗洛公司与毕加索公司之间的商标独占使用许可合同关系而言，不属于善意第三人。其次，毕加索公司与帕弗洛公司之间就涉案商标存在独占使用许可合同关系，且该独占使用许可合同正常履行，虽然毕加索公司与帕弗洛公司之间的涉案商标使用许可合同备案于2012年1月1日终止，但在无证据表明帕弗洛公司与毕加索公司的商标独占使用许可合同已被解除的情况下，应认定该独占使用许可合同关系依然存续。由于艺想公司不属于善意第三人，因此帕弗洛公司依据其与毕加索公司间的商标使用许可合同取得的涉案商标独占许可使用权，可以对抗艺想公司与毕加索公司之间的商标使用许可合同关系。鉴于毕加索公司实际上并未履行其与艺想公司签订的商标使用许可合同之义务，艺想公司也就不能据此系争合同获得涉案商标的使用权。由此，帕弗洛公司依据在先的独占使用许可合同已经形成的商标使用的状态，应认定未被在后的商标独占使用许可合同关系所打破，否则将有悖公平诚信原则、扰乱商标使用秩序并最终有损相关消费者利益。原审判决虽认定系争合同并非无效，但并未认定艺想公司享有涉案商标的独占许可使用权，并无不当。艺想公司与毕加索公司如就系争合同产生纠纷，可通过追究违约责任等方式另案解决。此外，艺想公司是否另案起诉毕加索公司与帕弗洛公司恶意串通损害国家税收利益及艺想公司利益，属另案审理范围，本案不予审查。

综上，上海市高级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（一）项之规定，于2015年9月30日判决如下：

驳回上诉，维持原判。

本判决为终审判决。