上海布来斯教育投资有限公司诉西安逾青商务信息咨询有限公司侵害商标权纠纷案
——未注册商标取得注册后被许可人逾期使用构成商标侵权
（陕西省高级人民法院民行审判委员会2017年第1次会议讨论通过）
关键词 商标/未注册商标/商标使用许可合同/侵权
裁判要点
1.涉外案件中涉及的商标使用许可合同即使是在中国境外形成，经当事人质证后，人民法院可以结合其他证据予以认定。
2.未注册商标可以作为商业标识予以许可使用，许可人授权他人使用其未注册商标后取得注册商标,被许可人以其在先使用进行抗辩,不能成立。
3.被控侵权人在许可期限届满后使用他人商标构成侵害商标权。
相关法条
《中华人民共和国商标法》第九条、第四十三条、第四十八条、第五十七条、第五十九条、第六十三条
最高人民法院《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第四条、第十六条、第十七条
基本案情
2011年12月21日，美国爱贝国际教育有限公司（简称：美国爱贝公司）提出注册“ABIE•C”商标申请。2013年2月28日经商标局核准，美国爱贝公司取得“ABIE•C”注册商标专用权，核定使用服务项目第41类的教育、培训、教学等，注册号第10335614号，有效期限至2023年2月27日。2013年12月12日美国爱贝公司与上海布来斯教育投资有限公司（简称：布来斯公司）签订的商标使用许可合同约定：美国爱贝公司许可布来斯公司在中国地域内免费使用第10335614号注册商标；许可使用期限至2019年12月31日；布来斯公司可单独进行诉讼，有权再许可任何人使用。
2012年8月11日，布来斯公司与逾青公司签订的爱贝国际教育中国业务授权协议约定：基于爱贝国际少儿英语培训业务的所有者与布来斯公司签订了总授权协议，布来斯公司授权逾青公司开设爱贝国际少儿英语培训中心，使用爱贝国际少儿英语培训的商号及“ABIE”商标；2012年8月10日至2012年10月9日为项目筹备期，正式授权使用期限自2012年10月10日至2015年10月9日；逾青公司向布来斯公司缴纳12万元项目授权使用费；逾青公司在合同到期后两周内，停用所有爱贝国际少儿英语的商标、服务标识、商号。之后，逾青公司使用了“ABIE”+“American Baby”+“International English”+“爱贝国际少儿英语”等标识、字样。
2015年9月21日，布来斯公司向逾青公司发出合同到期终止公函，提出其已于2015年4月21日向逾青公司发送合同到期通知书，告知授权协议到期日，其作为品牌授权方对逾青公司不再继续授权，逾青公司在10月9日前停止使用其商标、授权标识及其他与授权经营体系有关的标识，不得继续使用带有前述商标或标识的商号、招牌、广告进行经营活动，也不得继续以其授权经营名义对外进行宣传活动。逾青公司收函后未予回复。2015年10月19日布来斯公司向逾青公司发出律师函，提出双方协议到期后,逾青公司仍在使用“爱迪贝”商标对外经营和宣传，构成对“爱迪贝”注册商标及标识的侵权。2016年3月22日西安市雁塔区公证处出具的公证书所附照片显示，逾青公司的经营场所内悬挂有“ABIE”+“爱贝国际少儿英语”+“西安中心”+“Authorized By America Baby International Education Ltd.”标识内容的铭牌，室内悬挂的或者摆放的多处教学、宣传物品用具上、指示牌上有单独或者配图使用的“ABIE”、“American Baby”等字样，宣传单上多处印有“ABIE”+“American Baby”+“International English”+“爱贝国际少儿英语”字样，以及“中国总部”、“上海市浦东新区陆家嘴花旗集团大厦23楼”、“www.abiechina.com”等信息。2016年4月7日美国爱贝公司经商标局核准，取得第13340381号“ABIE”商标（申请日2013年12月31日，核定使用服务项目第41类）。2016年6月25日美国爱贝公司与布来斯公司签订的商标使用许可补充协议约定，双方确认于2013年12月12日在中国上海签订了商标使用许可合同，属于原商标使用许可合同的组成部分。
布来斯公司认为，逾青公司未经许可，擅自使用其被许可的注册商标构成侵权，故诉至法院，请求判令逾青公司立即停止侵权行为；赔礼道歉，消除影响；赔偿损失6万元。逾青公司辩称：布来斯公司与逾青公司签订合同时虚构不存在的商标，其主张逾青公司侵害ABIE•C商标，但逾青公司使用的是ABIE商标，请求驳回布来斯公司的诉讼请求。
审理中，逾青公司称美国爱贝公司系“ABIE”商标注册人，布来斯公司未获得许可使用“ABIE”注册商标，布来斯公司取得授权的商标使用许可合同签署地不明且未经公证认证，真实性无法确认，诉讼主体不适格；逾青公司称其使用的“ABIE”商标是依法购得，认为“ABIE•C”、“ABIE”分别获得商标注册，各自独立，不构成近似，也不存在侵权；逾青公司提出“ABIE”商标于2016年4月7日核准注册，其对“ABIE”商标使用在先。
裁判结果
西安市中级人民法院于2016年8月15日作出（2016）陕01民初930号民事判决：1.本判决生效后被告逾青公司立即停止侵害第10335614号“ABIE•C”注册商标专用权的行为；2.本判决生效后十日内被告逾青公司赔偿原告布来斯公司损失（含合理费用）15000元；3.驳回原告布来斯公司其余诉讼请求。
宣判后，当事人均未提起上诉，本案已发生法律效力。
裁判理由
西安市中级人民法院审理认为，美国爱贝公司对他人在中国地域范围内侵害其注册商标权的行为，已授权布来斯公司单独提起诉讼,布来斯公司作为本案原告,诉讼主体适格。逾青公司在其经营场所内悬挂有包含“ABIE”标识内容的铭牌，在多处教学、宣传物品、用具、指示牌、宣传单上使用了“ABIE”标识、字样，构成商标性使用;“ABIE”标识与涉案诉争的“ABIE•C”商标相比较，使用了“ABIE•C”商标的主要组成部分，且字母元素及其排列顺序完全相同，整体观察与“ABIE•C”商标构成近似;尚未注册的商标可以许可他人使用；逾青公司不存在对于未注册商标“ABIE”产生在先使用权的时间和空间条件。布来斯公司主张的权利基础是“ABIE•C”注册商标，逾青公司在其经营场所内使用“ABIE”标识，与“ABIE•C”注册商标构成近似，足以造成相关公众对逾青公司提供的服务来源产生混淆，误认为与美国爱贝公司、布来斯公司存在特定联系。逾青公司在授权期限届满后本应停止使用，但其未按协议约定履行义务，这种未经许可的使用行为并无合法化的基础，故逾青公司在其经营场所内使用“ABIE”标识的行为，侵害了“ABIE•C”注册商标专用权。布来斯公司请求逾青公司停止侵害注册商标专用权的行为，依法予以支持。布来斯公司请求逾青公司刊登声明、道歉、消除影响，因布来斯公司未能提供证据证明逾青公司的行为对其商誉造成影响，其该项诉请没有事实依据。布来斯公司请求赔偿损失6万元，因布来斯公司无充分证据证明逾青公司因侵权所获收益以及其因被侵权所受损失，同时综合考虑逾青公司最初系通过布来斯公司的授权取得在协议约定的期限内对“ABIE”标识的使用权，在期限届满后未续签合同的情况下继续使用的历史因素，自授权协议期限到期至两周内的宽限期届满后侵权行为持续时间较短;涉案商标的类型、知名度、逾青公司的侵权情节、主观过错程度、侵权后果等因素，酌情确定损失赔偿数额（含合理费用）为15000元。
一、关于涉外商标许可使用合同中原告主体资格的确认
涉外知识产权案件中,当事人经常会提供在中国境外形成的证据。对在域外形成的证据未经公证认证能否作为认定事实的依据，存有争议。司法实践中，除非涉及主体资格和身份关系的证据，域外证据无论是否办理公证认证手续，法院均应组织当事人进行质证，并结合质证意见审核认定证据的真实性与证明力，不能以未办理公证认证手续而直接否定证据的效力。这里的主体资格是涉及当事人的主体资格，而非合同等相关证据。具体到本案中，布来斯公司的主体资格是否适格，关键在于对爱贝公司与布来斯公司签订的商标使用许可合同的认定问题。爱贝公司与布来斯公司签订的商标使用许可合同中虽然未明确签订地，但因爱贝公司与布来斯公司签订的商标使用许可合同补充协议明确约定，双方确认于2013年12月12日在中国上海签订了商标使用许可合同；同时上述商标使用许可合同即使是在中国境外形成的证据，业经当事人质证，结合逾青公司对商标使用许可合同的真实性不持异议的质证意见，对商标使用许可合同无须再行公证认证。为此依据最高人民法院《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第四条第二款“在发生注册商标专用权被侵害时，普通使用许可合同的被许可人经商标注册人明确授权，可以提起诉讼”的规定，布来斯公司有权提起本案诉讼，因此其作为本案原告诉讼主体适格。
二、关于尚未注册的商标可以许可他人使用
“商标标识”是指与商品配套一同进入流通领域的带有商标的有形载体，既包括注册商标标识,也包括未注册商标标识。《中华人民共和国商标法》（以下简称《商标法》）第四十三条规定，商标注册人可以通过签订商标使用许可合同，许可他人使用其注册商标。许可人应当监督被许可人使用其注册商标的商品质量。被许可人应当保证使用该注册商标的商品质量。这里的法律用语为“商标注册人”、“注册商标”等字样，仅仅从字面解释该条规定中所指的“商标使用许可合同”中的“商标”似乎仅指注册商标。但值得注意的是法律对未注册的商标并未规定不得许可他人使用，大量的未注册商标在商业活动中被广泛使用,并且审判实践中已经出现不少未注册商标使用许可的情形，有的甚至已经发生争议，如最高人民法院审理的再审申请人天津开发区泰盛贸易有限公司与被申请人北京业宏达经贸有限公司等商标许可使用合同纠纷案中，最高人民法院认为，未注册商标能否许可他人使用，法律法规对此没有禁止性规定，且在业宏达公司与泰盛公司签订的合同中，亦未限定许可泰盛公司使用的三个商标必须均为注册商标。由此说明未注册的商标同样可以许可他人使用，在当事人意思表示真实，内容不违反法律、行政法规的前提下，以未注册的商标作为使用客体的商标使用许可合同应确认有效。因此，可以认为尚未注册的商标可以许可他人使用。
三、关于许可使用的未注册商标被许可人不享有先用权
我国《商标法》第五十九条规定：商标注册人申请商标注册前，他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的，注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标，但可以要求其附加适当区别标识。由此可以解读出，侵害商标权纠纷中适用商标在先使用抗辩应符合的条件是：在注册商标申请日之前他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似商标的行为；该在先使用的商标应当具有一定影响度；被诉侵权行为系他人在原有范围内的使用行为；使用主体应限于“在先使用人”本人。具体到本案中，虽然逾青公司在爱贝公司注册商标“ABIE”申请日之前，已经使用了“ABIE”标识，但其使用系基于布来斯公司的许可，双方在授权协议中的合同地位及“ABIE”权利来源的因果关系是客观存在，并不会因“ABIE”商标注册申请、核准注册时间在授权与被授权关系形成之后而发生逆转。逾青公司也未能证明其对“ABIE”商标形成了独立的品牌价值或使之与逾青公司之间建立了稳定的联系。同时，逾青公司在其经营场所、物品上使用有“ABIE”标识，也表明其服务来源指向“爱贝国际少儿英语”这一培训项目。因此，相对于授权人布来斯公司，逾青公司不存在对于未注册商标“ABIE”产生在先使用权的时间和空间条件。
四、关于商标许可使用合同到期后被许可人继续使用构成侵权
我国《商标法》第九条规定:“申请注册的商标，应当有显著特征，便于识别，并不得与他人在先取得的合法权利相冲突。”由此规定说明，申请注册的商标不得与他人在先取得的合法权利相冲突。对于申请人而言，在多个类别申请与其注册商标相同或者近似的商标，法律并不禁止，否则就不会出现《商标法》第四十二条“转让注册商标的，商标注册人对其在同一种商品上注册的近似的商标，或者在类似商品上注册的相同或者近似的商标，应当一并转让”之规定。对于注册商标申请人之外的他人而言，不得与申请人已经注册的商标产生冲突。具体到本案中，逾青公司所从事的教育培训行业包含在涉案“ABIE•C”商标核准使用的服务类别范围内，“ABIE”标识与涉案诉争的“ABIE•C”商标相比较，系使用了“ABIE•C”商标的主要组成部分，且与“ABIE•C”商标的主要组成部分“ABIE”的字母元素及其排列顺序完全相同，整体观察与“ABIE•C”商标构成近似。逾青公司认为“ABIE•C”、“ABIE”能分别获得授权，二者就不构成近似，系对《商标法》第九条规定的误解。逾青公司在商标使用许可合同到期后本应停止使用，但其在经营场所内继续使用“ABIE”标识，已无合法化的基础，且“ABIE”与“ABIE•C”注册商标构成近似，足以造成相关公众对逾青公司提供的服务来源产生混淆，误认，因而逾青公司继续使用被授权的商标标识的行为构成侵权，并应承担停止侵权、赔偿损失等民事责任。
（生效裁判审判人员：姚建军、李沫雨、郑蓉；编写人：西安市新城区人民法院 姚建军）
