马库什权利要求的性质、在无效程序中的修改方式和创造性判断方法
——国家知识产权局专利复审委员会与北京万生药业有限责任公司、第一三共株式会社发明专利权无效行政纠纷
【裁判要旨】
以马库什方式撰写的化合物权利要求应当被理解为一种概括性的技术方案，而不是众多化合物的集合。
允许对马库什权利要求进行修改的原则应当是不能因为修改而产生具有新性能和作用的一类或单个化合物，但是同时也要充分考量个案因素。
以马库什方式撰写的化合物权利要求的创造性判断应当遵循创造性判断的基本方法，即专利审查指南所规定的“三步法”。意料不到的技术效果是创造性判断的辅助因素，通常不宜跨过“三步法”直接适用具有意料不到的技术效果来判断专利申请是否具有创造性。
【案号】最高人民法院 (2016)最高法行再41号
【案由】发明专利权无效行政纠纷
【关键词】无效程序 马库什权利要求 修改方式 创造性
【相关法条】
《中华人民共和国专利法》第三十一条第一款、《中华人民共和国专利法实施细则》第三十四条
【基本案情】
在再审申请人国家知识产权局专利复审委员会（简称专利复审委员会）与被申请人北京万生药业有限责任公司（简称万生公司）、一审第三人第一三共株式会社发明专利权无效行政纠纷案（简称“马库什权利要求”专利无效行政纠纷案）中，第一三共株式会社系名称为“用于治疗或预防高血压症的药物组合物的制备方法”、专利号为97126347.7的发明专利（即涉案专利）的权利人。涉案专利权利要求以马库什方式撰写。万生公司以涉案专利不具备创造性等为由向专利复审委员会提出无效宣告请求。2010年8月30日，第一三共株式会社对权利要求进行了修改，其中包括：删除了权利要求l中“或其可作药用的盐或酯”中的“或酯”两字；删除权利要求1中R4定义下的“具有1至6个碳原子的烷基”；删除了权利要求l中R5定义下除羧基和式COOR5a外的其他技术方案。专利复审委员会在口头审理过程中告知第一三共株式会社，对于删除权利要求l中“或酯”的修改予以认可，但其余修改不符合专利法实施细则第六十八条的相关规定，该修改文本不予接受。第一三共株式会社和万生公司对此无异议。2011年1月14日，第一三共株式会社提交了修改后的权利要求书替换页，其中删除权利要求1中的“或酯”。专利复审委员会作出第16266号无效宣告请求审查决定（简称第16266号决定），认为涉案专利权利要求l相比于证据1是非显而易见的，具有创造性，符合专利法第二十二条第三款的规定。遂在第一三共株式会社于2011年1月14日提交的修改文本的基础上，维持涉案专利权有效。万生公司不服，提起行政诉讼。北京市第一中级人民法院认为，专利复审委员会以不符合专利法实施细则第六十八条的规定对第一三共株式会社于2010年8月30日提交的修改文本不予接受，不存在法律适用错误。涉案专利权利要求1相对于证据1是非显而易见的，具备创造性。遂判决维持第16266号决定。万生公司不服，提起上诉。北京市高级人民法院二审认为，马库什权利要求属于并列技术方案的特殊类型，第一三共株式会社于2010年8月30日提交的修改文本缩小了涉案专利权的保护范围，符合专利法实施细则第六十八条第一款规定。涉案专利权利要求所涵盖的一个具体实施例的效果与现有技术的证据1中实施例329的技术效果相当，因此，涉案专利权利要求1未取得预料不到的技术效果，不具备创造性。
【裁判结果】
专利复审委员会于2011年4月1日作出第16266号无效宣告请求审查决定，维持本专利权全部有效。万生公司不服第16266号决定，向北京市第一中级人民法院提起行政诉讼。北京市第一中级人民法院于2011年12月20日一审判决维持专利复审委员会作出的第16266号决定。万生公司不服一审判决，向北京市高级人民法院提起上诉，请求撤销一审判决及第16266号决定，责令专利复审委员会重新作出审查决定。北京市高级人民法院于 2013年9月24日二审判决撤销一审判决、撤销专利复审委员会第16266号决定、专利复审委员会重新作出无效宣告请求审查决定。专利复审委员会不服，向最高人民法院申请再审。最高人民法院裁定提审本案，并于2017年12月20日判决撤销二审判决，维持一审判决。
【裁判理由】
最高人民法院提审认为：
一、关于马库什权利要求的性质
马库什权利要求是化学发明专利申请中一种特殊的权利要求撰写方式，即一项申请在一个权利要求中限定多个并列的可选择要素概括的权利要求。马库什权利要求撰写方式的产生是为了解决化学领域中多个取代基基团没有共同上位概念可概括的问题，其本身一直被视为结构式的表达方式，而非功能性的表达方式。马库什权利要求限定的是并列的可选要素而非权利要求，其所有可选择化合物具有共同性能和作用，并且具有共同的结构或者所有可选择要素属于该发明所属领域公认的同一化合物。虽然马库什权利要求的撰写方式特殊，但是也应当符合专利法和专利法实施细则关于单一性的规定。马库什权利要求具有极强的概括能力，一旦获得授权，专利权保护范围将涵盖所有具有相同结构、性能或作用的化合物，专利权人权益将得到最大化实现。而从本质而言，专利权是对某项权利的垄断，专利权人的所享有的权利范围越大，社会公众所受的限制也就越多，因此，从公平角度出发，对马库什权利要求的解释应当从严。马库什权利要求不管包含多少变量和组合，都应该视为一种概括性的组合方案。选择一个变量应该生成一种具有相同效果药物，即选择不同的分子式生成不同的药物，但是这些药物的药效不应该有太大差异，相互应当可以替代，而且可以预期所要达到的效果是相同的，这才符合当初创设马库什权利要求的目的。因此，马库什权利要求应当被视为马库什要素的集合，而不是众多化合物的集合，马库什要素只有在特定情况下才会表现为单个化合物，但通常而言，马库什要素应当理解为具有共同性能和作用的一类化合物。如果认定马库什权利要求所表述的化合物是众多化合物的集合，就明显与单一性要求不符，因此二审判决认为马库什权利要求属于并列技术方案不妥，应当予以纠正。
二、关于马库什权利要求在无效程序中的修改方式
2010年《专利审查指南》规定无效宣告请求审查阶段，发明和实用新型专利文件的修改应仅限于权利要求书，其遵循的基本原则是：1.不得改变原权利要求的主题名称；2.与授权的权利要求相比，不得扩大原专利的保护范围；3.不得超出原说明书和权利要求书中技术特征；4.一般不得增加未包含在授权权利要求书中的技术特征。但是，目前修改方式已经改为在满足上述修改原则的前提下，修改权利要求书的具体方式一般限于权利要求的删除、技术方案的删除、权利要求的进一步限定、明显错误的修正。权利要求进一步限定是指在权利要求中补入其他权利要求中记载的一个或者多个技术特征，以缩小保护范围。可见，在无效程序中，专利文件修改方式更加多样化。但是，化学领域发明专利申请审查存在诸多特殊问题，如化学发明是否能够实施需要借助于实验结果才能确认，有的化学产品需要借助于参数或者制备方法定义，已知化学产品新的性能和用途并不意味着结构或者组分的改变等。鉴于化学发明创造的特殊性，同时考虑到在马库什权利要求撰写之初，专利申请人为了获得最大的权利保护范围就有机会将所有结构方式尽可能写入一项权利要求，因此在无效阶段对马库什权利要求进行修改必须给予严格限制，允许对马库什权利要求进行修改的原则应当是不能因为修改而产生新性能和作用的一类或单个化合物，但是同时也要充分考量个案因素。如果允许专利申请人或专利权人删除任一变量的任一选项，即使该删除使得权利要求保护范围缩小，不会损伤社会公众的权益，但是由于是否因此会产生新的权利保护范围存在不确定性，不但无法给予社会公众稳定的预期，也不利于维护专利确权制度稳定，因此二审法院相关认定明显不妥，应当予以纠正。
三、关于马库什权利要求的创造性判断方法
马库什权利要求创造性判断应当遵循创造性判断的基本方法，即专利审查指南所规定的“三步法”。意料不到的技术效果是创造性判断的辅助因素，而且作为一种倒推的判断方法，具有特殊性，不具有普遍适用性。因此，只有在经过“三步法”审查和判断得不出是否是非显而易见时，才能根据具有意料不到的技术效果认定专利申请是否具有创造性，通常不宜跨过“三步法”直接适用具有意料不到的技术效果来判断专利申请是否具有创造性。关于技术效果比对结果的问题，本案中，专利复审委员会在无效程序中并未将比文件1实施例10、17、50和69和涉案专利的实施例进行比对且就此作出认定，而二审直接进行比对并作出认定，明显超出了无效审查决定的审查范围，不符合行政诉讼法和相关司法解释的规定，应当予以纠正。无效宣告请求人万生公司认为涉案专利权利要求1不具备创造性，并将证据1作为最接近的对比文件。专利复审委员会和一审法院在对涉案专利权利要求1的创造性进行判断时，严格遵循了“三步法”，认定权利要求l的式I化合物和证据1的式I化合物相比较具有两项区别技术特征，然后对两项区别技术特征的非显而易见性进行了分析，从而认定涉案专利权利要求1具有创造性并无不当。
合议庭成员：秦元明、李嵘、马秀荣
