发明专利申请被驳回后就同一技术方案同日申请的实用新型专利权的保护

　　编者按：为切实加强社会主义法治宣传，积极讲好中国知识产权司法保护故事，及时发布最高人民法院知识产权法庭审判工作动态，助力实施创新驱动发展战略、营造国际一流营商环境，最高人民法院知识产权法庭微信公众号设“每周一案”专栏。自2021年3月起，每周发布一个本庭审结的典型案例摘要，简介基本案情，梳理裁判要旨，既为技术类知识产权审判提供裁判指引，也为法律从业人员和社会公众提供实务参考。
发明专利申请被驳回后就同一技术方案同日申请的实用新型专利权的保护 ——（2020）最高法知民终699号　　【裁判要旨】
　　当事人就同一技术方案同日申请发明专利和实用新型专利，发明专利申请因不具备新颖性或者基于相同技术领域的一篇对比文件被认定不具备创造性而未获授权且其法律状态已经确定，当事人另行依据授权的实用新型专利请求侵权损害救济的，人民法院不予支持。
　　【关键词】
　　实用新型专利侵权同一技术方案同日申请发明专利驳回
　　【基本案情】
　　上诉人安徽朗汀园林绿化工程服务有限公司（以下简称朗汀公司）与被上诉人孙希贤侵害实用新型专利权纠纷案中，涉及专利号为ZL200920242493.4、名称为“绿化箱”的实用新型专利（以下简称涉案专利）。孙希贤认为，朗汀公司实施了侵害涉案专利权的行为，故以涉案专利权利要求1-5为权利基础，向安徽省合肥市中级人民法院（以下简称一审法院）提起诉讼，请求判令朗汀公司停止侵权、销毁侵权产品及专用模具等并赔偿其经济损失和调查取证费用共计15万余元。一审法院认为，朗汀公司实施了侵权行为，但由于涉案专利保护期已经届满，故仅判决其赔偿孙希贤经济损失及维权合理开支共计6万元。朗汀公司不服，向最高人民法院提起上诉，主张孙希贤曾就相同技术方案同时申请发明专利和实用新型专利（即涉案专利），发明专利申请已因不符合授权条件被驳回，涉案专利评价报告亦显示该专利不符合授予专利权的条件，请求撤销原判，驳回孙希贤的诉讼请求。最高人民法院于2020年12月29日判决撤销原判，驳回孙希贤的诉讼请求。
　　【裁判意见】
　　最高人民法院二审认为，专利权依法受到法律保护，专利权合法有效且权利相对稳定是其依法获得保护的前提。专利权人有权实施其专利并依法禁止他人未经许可实施其专利技术，从而给发明创造提供必要的激励。但是，对于不应获得法律保护的技术方案，且被诉侵权人也明确据此抗辩被诉行为不构成侵权或其不应承担侵权责任的，如果仍然支持其禁止他人实施，则显失公平且亦有悖专利法的立法目的。对于同一申请人同日分别申请发明和实用新型专利权的同一技术方案而言，由于实用新型专利申请可以不经实质审查就授予专利权，而发明专利申请必须经过实质审查才可能授予专利权，故实践中可能出现同一技术方案在发明专利申请审查过程中因被认定为不符合授权条件而被驳回或修改，但在实用新型专利申请过程中却获得了授权的情形。此种情形下，发明专利申请的审查结论是否影响实用新型专利权的保护，应根据具体情况做具体分析。一般来说，如果申请人认可相同技术方案的发明专利申请审查结论，或者相同技术方案的发明专利申请未采用对比文件以及因缺乏新颖性被驳回的，通常可以作为判断相同技术方案的实用新型专利是否符合授权条件的依据，并可能对该实用新型专利是否应获得民事保护产生实质影响。但是，如果相同技术方案的发明专利申请系因被认定不具备创造性而驳回，则应适当考虑发明专利和实用新型专利创造性要求的不同并做出不同处理。通常来说，如果相同技术方案的发明专利申请被认定不具备创造性时并未明显超越实用新型专利授权条件的审查标准，例如在技术领域、对比文件数量上并未与实用新型专利授权条件的审查标准明显不同，则发明专利申请的审查结论可以作为判断相同技术方案的实用新型专利是否符合授权条件的依据，亦可能对该实用新型专利是否应获得民事保护产生实质影响。本案中，孙希贤同日向国家知识产权局提交权利要求内容完全相同的实用新型专利和发明专利申请，国家知识产权局经实质审查认为该发明专利申请原申请文件记载的权利要求1、4-7不具备新颖性，权利要求2-3不具备创造性，并向孙希贤发出第一次审查意见通知书。孙希贤在收到第一次审查意见通知书后将原权利要求1-4合并为新的权利要求1，但是修改后的权利要求1-4依然被国家知识产权局作出的驳回决定认定为不具备创造性。换言之，国家知识产权局已认定该发明专利申请原申请文件记载的权利要求2、3不具备创造性，权利要求1、4、5不具备新颖性，且孙希贤在收到第一次审查意见通知书后将原权利要求1-4合并为新的权利要求，可见孙希贤也认可第一次审查意见中关于原权利要求1-4不具备新颖性或创造性的认定。虽然发明和实用新型专利的创造性要求存在差异，但这种差异主要体现在现有技术的技术领域及对比文件的数量上，而本案孙希贤就涉案实用新型专利技术方案同日提交的发明专利申请的权利要求2、3被第一次审查意见通知书认定为不具备创造性时，仅使用了一份对比文件即对比文件2，且该对比文件2与本案实用新型专利的技术领域相同，同时该对比文件2也是认定上述发明专利权利要求1不具备新颖性的同一份对比文件，因此本案不存在因发明和实用新型专利创造性要求的不同导致不能授予发明专利权保护的技术方案可能被授权实用新型专利权保护的情形。此外，国家知识产权局出具的专利权评价报告也显示涉案专利权效力不稳定。在侵害实用新型专利权诉讼中，专利权人据以主张权利保护的实用新型专利如果有极大可能属于不应获得授权的技术方案，则其也不属于专利法保护的“合法权益”，不应对其予以保护。综合考虑上述情形，涉案专利不属于专利法保护的“合法权益”。因此，孙希贤依据涉案专利权利要求1-5提出的诉讼请求，应当全部予以驳回。