徐斌以其未使用的注册商标被侵犯为由诉南京名爵公司等侵犯商标专用权纠纷被驳回案
（2013）参阅案例37号
【裁判摘要】
商标权利的基本来源在于实际使用而非是否进行了注册，商标受保护的原因也在于其代表的商品或服务以及商品或服务体现的商业信誉。注册商标被依法撤销，且该商标并未在核定使用的商品上体现出其商业价值，亦不具备可保护的实质性利益，故无需给予其有效期内追溯性的司法保护。
原告：徐斌，男，40岁，住浙江省温岭市太平街道。
被告：南京名爵实业有限公司(2009年1月21日注销)，住所地在江苏省南京高新技术产业开发区。
被告：跃进汽车集团公司，住所地在江苏省南京市鼓楼区中央路。
被告：南京汽车集团有限公司，住所地在江苏省南京市鼓楼区中央路。
被告：北京公交海依捷汽车服务有限责任公司，住所地在北京市海淀区北三环西路。
原告徐斌因与被告南京名爵实业有限公司（以下简称名爵公司）、跃进汽车集团公司（以下简称跃进公司）、南京汽车集团有限公司（以下简称南汽公司）及北京公交海依捷汽车服务有限责任公司（以下简称海依捷公司）发生侵犯注册商标专用权纠纷，向南京市中级人民法院提起诉讼。
原告徐斌诉称：2007年10月28日，其受让第3607584号“名爵 MINGJUE及图”注册商标。该商标2005年1月21日核准注册，核定使用在国际分类第12类“小型机动车、电动自行车、摩托车、自行车”等商品上。跃进公司生产、海依捷公司销售的轿车类小型机动车产品，擅自使用了被控侵权标识，将“名爵”文字突出使用在汽车车身、车尾、企业官方网站、销售店面门头、店内装饰广告和产品宣传彩页上。跃进公司、海依捷公司的上述使用行为，侵犯了其注册商标专用权，故请求法院：（1）确认被告从2007年10月29日至2008年1月22日涉案商标被撤销前的侵权行为；（2）判令被告在全国性报刊上公开发表声明，消除影响；（3）判令被告赔偿原告20万元；（4）判令被告支付原告调查侵权行为的合理开支2万元；（5）由被告负担本案的诉讼费用。
被告共同辩称：被告在生产、销售的汽车及广告宣传、公司网站、经营场所等使用名爵文字不构成对原告商标的侵权，应驳回其诉讼请求。
南京市中级人民法院经审理查明：
2003年6月25日，案外人林如海向国家工商行政管理总局商标局（以下简称国家商标局）申请注册“名爵 MINGJUE及图”商标，2005年1月21日经国家商标局核准注册，注册证号为第3607584号，核定使用商品（第12类）电动自行车、小型机动车、摩托车等。注册有效期自2005年1月21日起至2015年1月20日止。2007年10月28日，该商标经国家商标局核准转让给徐斌。该转让经国家商标局2007年第40期《商标公告》（下册）公告。
2007年2月13日，国家发展和改革委员会发布的2007年第9号第137批汽车、摩托车、三轮汽车和低速货车生产企业及产品名录公告中，跃进公司生产的产品名录中包括名爵牌轿车。2008年3月17日，国家发展和改革委员会发布2008年第24号公告，同意跃进公司列入公告所生产销售汽车的企业名称变更为南汽公司。
被告在生产销售的普通乘用车（轿车）车身前端标示MG及图商标，车身尾部标示“南京名爵”字样。在被告汽车经销场所、网站及相关主体发布的广告中有使用“MG名爵汽车”文字及MG及图与名爵文字并列等使用形式。
2008年1月11日，徐斌向北京市海淀区人民法院起诉跃进公司、海依捷公司侵犯商标专用权，即本案。2008年7月21日该案移送南京市中级人民法院一审审理。
2008年1月22日，南汽公司以商标权利人连续三年停止使用为由，向国家商标局申请撤销涉案商标在“小型机动车”商品上的注册。2008年6月11日，国家商标局作出撤200800217号《关于第3607584号“名爵 MINGJUE+图形”注册商标连续三年停止使用撤销申请的决定》，以徐斌提供的商标使用证据无效为由，决定：撤销徐斌第3607584号（第12类）“名爵 MING JUE及图形”商标在“小型机动车”商品上的注册。2008年7月11日，徐斌向国家工商行政管理总局商标评审委员会提出商标复审申请。2009年4月20日，商标评审委员会作出商评字〔2009〕第09640号决定，维持国家商标局的决定。复审商标指定使用在第12类小型机动车上的商品予以撤销，其他商品予以维持。徐斌不服该决定，向北京市第一中级人民院提起行政诉讼，该院于2009年9月7日作出（2009）一中行初字第1417号行政判决书，判决维持国家工商行政管理总局商标评审委员会作出的商评字〔2009〕第09640号关于第3607584号“名爵 MING JUE及图”商标撤销复审决定。徐斌不服该判决，向北京市高级人民法院提出上诉。该院于2009年12月8日作出终审判决，驳回上诉，维持原判。
另查明，2005年11月14日，南汽公司向国家商标局申请在第12类汽车、农用车、冷藏车、汽车底盘、汽车车身、陆地车辆发动机等商品上注册“名爵”商标，2010年6月21日取得该注册商标专用权。
经庭审对比，被告在生产经营中使用的名爵文字与原告商标中文文字相同，字体相似，原告商标还包括有拼音字母和图形，对图形原告解释为是“M”的变形。原告认为二者商标相近似；被告认为二者不同也不相近似。
本案一审争议焦点为：原告商标核定使用的小型机动车与被告汽车商品是否相同或类似；原告商标与被告使用名爵文字标识是否相同或相近似；被告行为是否构成商标侵权。
南京市中级人民法院一审认为：正确处理本案应确定被告使用名爵文字与原告商标是否是在相同或类似商品上使用相同或近似商标，同时该使用行为是否可能造成相关公众的混淆或误认。原告注册商标核定使用的小型机动车与被告生产的汽车虽属相同或类似商品，商标亦均有“名爵”之文字，但由于本案原告商标未在小型机动车商品上使用，其商标也未实际发挥市场识别作用，消费者不会将被告汽车上“名爵”文字与原告未使用的“名爵 MING JUE及图”商标相联系，市场中不可能造成相关公众的混淆或误认。故不构成对原告商标的侵权。
该院遂依照《中华人民共和国商标法》第五十一条、第五十二条第（一）项，《中华人民共和国商标法实施条例》第四十条，《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第九条、第十条、第十一条第一款和《中华人民共和国民事诉讼法》第一百三十条的规定，于2012年3月20日作出（2008）宁民三初字第227号民事一审判决如下：
驳回原告徐斌的诉讼请求。
徐斌不服一审判决，向江苏省高级人民法院提起上诉。主要理由是：（1）一审判决适用法律错误。徐斌涉案注册商标与被控侵权标识相同。一审判决适用《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第九条第二款关于商标近似的规定错误，本案应适用上述第九条第一款关于商标相同的规定。（2）一审判决认定事实错误。一审法院认为徐斌未实际使用涉案商标，消费者不会误认被控标识的来源，且由于涉案商标权利存在时间较短，不存在可保护的实质利益，被上诉人没有侵犯上诉人的注册商标专用权，属于认定事实错误。徐斌被核准注册的“名爵MING JUE及图形”商标核定使用在第12类商品上，其一审提交的《中国知识产权报》广告认刊合同书、广告发票等书证原件，足以证明涉案注册商标已使用，该商标的显著性及知名度已经产生，该注册商标自核准之日起至撤销之日止，其专用权利受法律保护。综上，请求二审法院撤销一审判决，支持其一审诉讼请求。
被上诉人跃进公司、南汽公司答辩认为：一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。
江苏省高级人民法院经二审，确认了一审查明的事实。
本案二审的争议焦点为：被上诉人使用被控侵权标识是否构成对上诉人涉案注册商标专用权的侵犯。
江苏省高级人民法院二审认为：
被上诉人使用被控侵权标识不构成对上诉人涉案注册商标专用权的侵犯。
本案在运用商标法相关规定判定被控行为不构成商标侵权时考虑了以下三方面因素：
第一，被控侵权标识与涉案注册商标不构成相同。《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第九条第一款规定：“商标相同，是指被控侵权的商标与原告的注册商标相比较，二者在视觉上基本无差别。”本案中，涉案“名爵 MING JUE及图”组合商标包括“名爵”文字、“MINGJUE”拼音和图形。被告只使用“名爵”文字。根据比对原则，虽然二者均包含了“名爵”文字，但整体观察，以普通消费者的认知，二者不同是显而易见的。故徐斌上诉认为二者均有名爵文字构成商标相同的上诉理由不能成立。
