（2022）最高法知民终1744号

　　中华人民共和国最高人民法院 　　民事裁定书 　　（2022）最高法知民终1744号　　上诉人（原审原告）：北京某信息技术公司。
　　被上诉人（原审被告）：东莞市某电子科技公司。
　　原审第三人：广州某电子科技公司。
　　上诉人北京某信息技术公司因与被上诉人东莞市某电子科技公司、原审第三人广州某电子科技公司确认不侵害专利权纠纷一案，不服北京知识产权法院于2021年11月29日作出的（2019）京73民初213号民事判决，向本院提起上诉。本院于2022年8月23日立案后，依法组成合议庭，并于2023年2月16日询问当事人。本案现已审理终结。
　　北京某信息技术公司上诉请求：1.撤销原审判决；2.改判确认北京某信息技术公司生产的酷卫士电子产品检测门（型号：BYing-Ljw0088）、酷卫士电子产品及违禁品安检速通门（型号：KWS-D6）、广州阔源手机探测门（型号：XYD-II）及该三款产品中所安装的酷卫士手机探测系统V3.0不侵害东莞市某电子科技公司拥有的以下两项发明专利权，即专利号为201610291906.2、名称为“一种金属分类的图像显示方法及装置”发明专利（以下简称涉案专利一）和专利号为201610182859.8、名称为“手机探测的标定方法、测试方法及其系统”发明专利（以下简称涉案专利二）；3.东莞市某电子科技公司承担一、二审诉讼费用。事实和理由：（一）东莞市某电子科技公司侵权警告函未明确侵权产品具体型号。北京某信息技术公司生产的手机检测门涉及三款产品，型号分别为BYing-Ljw0088、KWS-D6、XYD-II，东莞市某电子科技公司侵权警告函指向北京某信息技术公司生产、销售的手机检测门。（二）原审判决认定事实不清，未将北京某信息技术公司提供的侵权产品进行比对，在不认可广州某电子科技公司补交的XYD-II产品后，亦未对该型号的其他产品进行勘验。1.广州某电子科技公司提供XYD-II产品的时间在原审法庭辩论终结前。2.广东省广州女子监狱以及宿州市公共资源交易管理局有XYD-II产品，原审法院没有查明该事实。3.东莞市某电子科技公司明确警告函对应产品的时间晚于广州某电子科技公司补交XYD-II产品的时间。4.东莞市某电子科技公司应当承担北京某信息技术公司产品侵权的举证责任，原审法院适用法律错误。（三）XYD-II产品的使用时间早于涉案专利申请日，北京某信息技术公司享有先用权。
　　东莞市某电子科技公司辩称：原审法院认定事实清楚、程序合法、适用法律正确，请求驳回上诉请求。1.东莞市某电子科技公司发出的侵权警告函对应的产品是XYD-II产品，该产品是受到警告的招投标项目的中标产品。广州某电子科技公司是XYD-II产品的生产者，该产品所载软件的著作权人为广州某电子科技公司。2.不认可广州某电子科技公司第二次提交的XYD-II产品，该产品软硬件可能经过篡改或更新迭代，真实性不能确定，不能作为侵权比对对象。
　　广州某电子科技公司述称：1.广州某电子科技公司与北京某信息技术公司系合作伙伴关系。XYD-II产品由北京某信息技术公司代工生产，涉案三个项目北京某信息技术公司均有投标，由于侵权警告，北京某信息技术公司未中标。2.北京某信息技术公司生产的三种型号产品分别为BYing-Ljw0088、KWS-D6、XYD-II，该三种产品均在侵权警告函的范围内。3.广州某电子科技公司系在原审辩论终结前补充提交了XYD-II产品。
　　北京某信息技术公司向原审法院提起诉讼，原审法院于2019年2月26日立案受理，北京某信息技术公司提出诉讼请求：1.确认北京某信息技术公司生产、销售的手机检测门产品不侵害东莞市某电子科技公司拥有的涉案专利权一和涉案专利权二。2.请求东莞市某电子科技公司消除侵权警告函所带来的影响。
　　东莞市某电子科技公司原审辩称：1.东莞市某电子科技公司未起诉北京某信息技术公司的原因在于涉案专利产品并非普通产品，而是用于军队、监狱、机场、高铁、地铁、医院等场合的特殊安全检查用品，一般商业渠道无法取证。同时，涉案专利为金属分类标定方法专利、检测方法专利和基于所述方法的涉及计算机软硬件的产品专利，仅从产品外部特征，难以取得涉案专利权利要求中的部分方法技术特征的直接证据，根据方法专利举证倒置的法律规定，北京某信息技术公司应举证证明其使用的方法与涉案专利方法不同。2.作为专利权人，东莞市某电子科技公司有决定是否起诉侵权人的自由，北京某信息技术公司提出确认不侵权的诉讼请求在缺少基本证据且存在虚假证据的情况下，应当予以驳回。3.北京某信息技术公司和广州某电子科技公司生产制造、销售给宿州市公共资源交易管理局和广东省广州女子监狱的手机检测门产品侵害了东莞市某电子科技公司的专利权。
　　广州某电子科技公司原审述称：同意北京某信息技术公司的诉请，恳求支持北京某信息技术公司的全部诉讼请求。
　　原审法院认定事实：
　　一、争议的发生过程
　　2018年10月16日，东莞市某电子科技公司向广东省广州女子监狱发送《侵权产品告知函》，主要内容为：东莞市某电子科技公司是研发和生产手机探测门等安检设备的厂家，广州某电子科技公司所生产的手机探测门为仿制东莞市某电子科技公司产品研发的，侵害东莞市某电子科技公司多项专利权，后附东莞市某电子科技公司相关专利。请广东省广州女子监狱知悉其网上竞价采购项目（项目编号：CX2018-03535），中标方广东某科技集团公司所提供的、由广州某电子科技公司生产的手机探测门产品为侵权产品。东莞市某电子科技公司行使上述项目涉及侵权产品的告知义务，并将保留法律追究权利。2018年11月15日，东莞市某电子科技公司向宿州市公共资源交易管理局发出《侵权产品告知函》，主要内容为：东莞市某电子科技公司是研发和生产手机探测门等安检设备的厂家，北京某信息技术公司和广州某电子科技公司所生产的手机检测门为仿制东莞市某电子科技公司产品研发的，侵害东莞市某电子科技公司多项专利权，后附东莞市某电子科技公司相关专利。请宿州市公共资源交易管理局知悉在其手机检测门采购项目（项目编号：SZZFCG-2018421A）中，请勿采购侵权产品。东莞市某电子科技公司行使上述项目涉及侵权产品的告知义务，并将保留法律追究权利。
　　2018年11月25日，广州某电子科技公司向北京某信息技术公司发送《告知函》，主要内容为：广州某电子科技公司从北京某信息技术公司采购的提供给广东省广州女子监狱的产品涉嫌侵害东莞市某电子科技公司专利权，广州某电子科技公司从北京某信息技术公司获得技术许可且北京某信息技术公司承诺不会侵权，请北京某信息技术公司知悉此事。
　　2018年12月24日，北京某信息技术公司向东莞市某电子科技公司发出《关于警告函的回复》（编号：2018BRQJGH-01），主要内容为：北京某信息技术公司知悉东莞市某电子科技公司向广东省广州女子监狱、宿州市公共资源交易管理局发出《侵权产品告知函》事宜。东莞市某电子科技公司的专利技术与北京某信息技术公司相关技术及产品不同，东莞市某电子科技公司的上述行为扰乱了北京某信息技术公司的正常经营秩序，要求东莞市某电子科技公司撤回告知函或向人民法院提起诉讼。
　　东莞市某电子科技公司认可已于2018年12月26日收到了北京某信息技术公司寄送的上述《关于警告函的回复》（编号：2018BRQJGH-01）。
　　2019年9月6日，东莞市某电子科技公司向青海省政务服务监督管理局、青海省政府采购中心发送《告知函》，主要内容为：青海省政府服务监督管理局手机探测门及配套翼闸门禁系统采购项目（采购文件编号：青政采询价（货物）2019-226号），中标方的手机探测门供应商为广州某电子科技公司。首先，手机探测门要满足询价文件第五部分的技术参数要求，必定涉嫌侵害东莞市某电子科技公司的专利权。其次，广州某电子科技公司不能进行生产。广州某电子科技公司的手机探测门是由北京某信息技术公司生产的。关于北京某信息技术公司：1.北京某信息技术公司及其最大股东（原法定代表人）为失信企业及失信被执行人。2.东莞市某电子科技公司近期即会对北京某信息技术公司提起诉讼。
　　北京某信息技术公司提交的2018年11月19日的《宿州市公共资源交易管理局手机检测采购项目成交公告》显示，项目名称为宿州市公共资源交易管理局手机检测采购项目，项目编号为SZZFCG-2018421A，成交供应商名称为合肥某商贸公司，该公告附件《货物服务报价表》中显示的货物服务名称为“手机检测门、阔源XYD-II”。
　　二、涉案专利的相关事实
　　涉案专利一的申请日为2016年5月3日，授权公告日为2018年8月21日，专利权人为东莞市某电子科技公司。涉案专利二的申请日为2016年3月25日，授权公告日为2018年11月30日，专利权人为东莞市某电子科技公司。
　　原审审理过程中，北京某信息技术公司明确请求确认其生产的酷卫士电子产品检测门（型号：BYing-Ljw0088）、酷卫士电子产品及违禁品安检速通门（型号：KWS-D6）、广州阔源手机探测门（型号：XYD-II）及该三款产品中所安装的酷卫士手机探测系统V3.0未落入涉案专利一权利要求1和涉案专利二权利要求1的保护范围。东莞市某电子科技公司明确表示其向宿州市公共资源交易管理局和广东省广州女子监狱发送的《侵权产品告知函》中指向的侵权产品为广州阔源手机探测门（型号：XYD-II）。
　　涉案专利一权利要求1:一种金属分类的图像显示方法，其特征在于，包括以下步骤：（A）将被测物通过金属探测器的接收线圈的感性区域；（B）获取被测物的相位特征值R；（C）根据被测物的相位特征值R和标定物相位特征值，若被测物的相位特征值R分别与标定物行为特征表中多个金属标定物的相位特征值的差值相同，显示所述多个金属标定物的合成的分类图像，其中，合成的分类图像为所述多个金属标定物的分类图像各截取部分进行组合，或将所述多个金属标定物的分类图像半透明化进行重叠，使得合成的图片最终应从视觉上能够识别出所述多个金属标定物的金属信息。
　　涉案专利二权利要求1：一种手机探测的标定方法，其特征在于：包括以下步骤：（1A）将手机标定物通过手机探测器的接收线圈的感应区域；（1B）获取手机标定物的相位特征值T；（1C）将相位特征值T、手机标定物的型号信息写入报警数据库中的标定物相位特征表；（1D）将基准点标定物通过所述手机探测器的接收线圈的感应区域，获取相应特征值Z，将相位特征值Z设置为相位特征基准点0；（1E）还包括第一接收线圈，将基准点标定物通过第一接收线圈的感应区域，获取基准点标定物对应于第一接收线圈的相位特征值Y，计算第一接收线圈对应于所述接收线圈的修正值Y-Z并写入标定物相位特征表。
　　三、其他相关事实
　　2019年11月7日，广州某电子科技公司的法定代表人景某向北京市东方公证处（以下简称东方公证处）申请对有关收集证据的过程进行保全公证。当日，该公证处公证人员和景某一同来到北京市海淀区大柳树富海中心3号富海国际港A座十二层标识有“北京某信息技术公司”的场所。在公证人员监督下，景某接收了货物三箱，将该货物箱打开，并使用经公证人员检查清洁的照相设备对有关场景及取得的有关货物进行拍照。随后，公证人员将上述货物箱贴封后交广州某电子科技公司保存。针对上述公证过程，东方公证处于2019年12月19日出具了（2019）京东方内民证字第16404号公证书（以下简称第16404号公证书），该公证书附有21页照片。
　　2021年3月28日，北京某信息技术公司的法定代表人王某向北京市精诚公证处（以下简称精诚公证处）申请对在指定地点查看货品的过程和结果办理保全证据公证。当日，精诚公证处公证人员和王某一同来到北京市海淀区大柳树富海中心3号富海国际港A座12层标识有“北京某信息技术公司”的场所。在公证人员监督下，王某打开包装箱查看了三箱货品。之后，公证人员将上述三箱货品用精诚公证处封条进行密封后加盖保全章并签名。公证人员使用经其检查清洁的拍照设备对有关货品进行了拍照并对封存后的外观进行了拍照。上述操作结束后，北京某信息技术公司的法定代表人王某将密封后的三箱货品自行保管。返回公证处后，公证人员将拍照所得照片63张打印1式4份，其中1份留存于公证卷宗，另外3份用于装订公证书。针对上述公证过程，精诚公证处于2021年4月12日出具了（2021）京精诚内经证字第01182号公证书（以下简称第01182号公证书），该公证书附有63张照片。
　　2021年9月10日，北京观韬中茂律师事务所委托中国信息通信研究院对第01182号公证书中的产品型号为KWS-D6的酷卫士电子产品及违禁品安检速通门与涉案专利一、二的相应技术特征是否相同或等同进行鉴定。2021年10月20日，中国信息通信研究院出具了中国信通院(2021)知鉴字第B2109001号和中国信通院(2021)知鉴字第B2109002号知识产权鉴定意见书。
　　2021年10月22日，原审法院组织双方当事人对上述第16404号公证书和第01182号公证书的公证封存进行现场勘验时，北京某信息技术公司和广州某电子科技公司表示第16404号公证书中的型号为XYD-II的广州阔源手机探测门产品实物因保管不善而丢失。对此，东莞市某电子科技公司表示北京某信息技术公司和广州某电子科技公司有毁灭证据的嫌疑，且其向宿州市公共资源交易管理局和广东省广州女子监狱发送的《侵权产品告知函》仅是指北京某信息技术公司和广州某电子科技公司生产销售的、型号为XYD-II的手机探测门，并不包含北京某信息技术公司主张的其余两款产品。鉴于涉案产品实物丢失而导致缺乏侵权比对基础，应驳回北京某信息技术公司的起诉。北京某信息技术公司和广州某电子科技公司则主张，广州某电子科技公司是北京某信息技术公司的产品经销商，广州某电子科技公司销售的型号为XYD-II的手机检测门均系由北京某信息技术公司制造，该型号的手机检测门与型号为KWS-D6的酷卫士电子产品及违禁品安检速通门属于同一款产品，且东莞市某电子科技公司在发送《侵权产品告知函》时不可能知晓北京某信息技术公司和广州某电子科技公司制造、销售的手机检测门的具体型号，故应以北京某信息技术公司主张的产品型号为准，且其可以另行提供一台型号为XYD-II的手机检测门产品实物。
　　为此，广州某电子科技公司的法定代表人景某于2021年10月29日再次向东方公证处申请对有关收集证据的过程进行保全公证。当日，该公证处公证人员和景某一同来到北京市海淀区大柳树富海中心3号富海国际港A座十二层标识有“1204”“北京某信息技术公司”的场所。在公证人员监督下，景某接收了货物三箱，将该货物箱打开，并使用经公证人员检查清洁的照相设备对有关场景及取得的有关货物进行拍照。随后，公证人员将上述货物箱贴封后交广州某电子科技公司保存。针对上述公证过程，东方公证处于2021年11月1日出具了（2021）京东方内民证字第16318号公证书（以下简称第16318号公证书），该公证书附有16页照片。北京某信息技术公司、广州某电子科技公司表示，由上述公证封存的产品说明书可以认定该产品与第16404号公证书中的产品为同一款产品。东莞市某电子科技公司明确表示，不同意以第16318号公证书中的产品实物与涉案专利一权利要求1、涉案专利二权利要求1的技术特征进行比对。
　　上述事实，有各方当事人陈述、涉案专利授权公告文本、《侵权产品告知函》《关于警告函的回复》《宿州市公共资源交易管理局手机检测采购项目成交公告》、公证书、鉴定意见书等证据在案佐证。
　　原审法院归纳争议焦点如下：（一）北京某信息技术公司针对涉案三款产品及所安装的酷卫士手机探测系统V3.0提起的确认不侵害专利权之诉是否属于涉案专利权纠纷处理请求的范围；（二）若属于涉案专利权纠纷处理请求的范围，则涉案产品是否落入涉案专利一权利要求1和涉案专利二权利要求1的保护范围。
　　（一）北京某信息技术公司针对涉案三款产品及所安装的酷卫士手机探测系统V3.0提起的确认不侵害专利权之诉是否属于涉案专利权纠纷处理请求的范围
　　确认不侵害专利权之诉的目的在于当权利人警告相对方侵权但又怠于通过法定程序解决争议时，给予被警告人从法律关系不确定状态中解脱出来的救济途径。因此，根据确认不侵害专利权之诉的制度目的，专利权人的侵权警告是被警告人提起确认不侵害专利权之诉的基本前提，故被警告人请求确认的范围不应超出权利人侵权警告的范围，凡超出专利权人侵权警告范围的诉讼请求，均不应纳入确认不侵害专利权之诉的审理范围。具体到本案，北京某信息技术公司起诉请求确认其生产的酷卫士电子产品检测门（型号：BYing-Ljw0088）、酷卫士电子产品及违禁品安检速通门（型号：KWS-D6）、广州阔源手机探测门（型号：XYD-II）及该三款产品中所安装的酷卫士手机探测系统V3.0未落入涉案专利一的权利要求1和涉案专利二的权利要求1的保护范围，但东莞市某电子科技公司明确表示其向宿州市公共资源交易管理局和广东省广州女子监狱发送的《侵权产品告知函》中指控的侵权产品为广州阔源手机探测门（型号：XYD-II）。同时，东莞市某电子科技公司在向宿州市公共资源交易管理局发出的《侵权产品告知函》中指控北京某信息技术公司和广州某电子科技公司生产的手机检测门构成侵权，北京某信息技术公司提供的《宿州市公共资源交易管理局手机检测采购项目成交公告》所附《货物服务报价表》中显示的货物服务名称为“手机检测门、阔源XYD-II”。各方当事人均认可广州某电子科技公司向广东省广州女子监狱销售的手机检测门系型号为XYD-II的广州阔源手机探测门，故在案证据可以认定东莞市某电子科技公司向宿州市公共资源交易管理局和广东省广州女子监狱发送的《侵权产品告知函》中侵权警告仅指向型号为XYD-II的广州阔源手机探测门，故本案的审理范围应为型号为XYD-II的广州阔源手机探测门是否落入涉案专利一权利要求1和涉案专利二权利要求1的保护范围，北京某信息技术公司的其他诉讼请求不应在本案中予以处理。
　　（二）北京某信息技术公司制造的型号为XYD-II的广州阔源手机探测门是否落入涉案专利一权利要求1和涉案专利二权利要求1的保护范围
　　鉴于广州某电子科技公司于2019年11月7日公证封存的型号为XYD-II的广州阔源手机探测门产品实物因其保管不善而丢失，虽北京某信息技术公司主张广州某电子科技公司又于2021年10月29日再次公证封存了同一款产品，但鉴于该产品系北京某信息技术公司在自行委托鉴定机构对型号为KWS-D6的酷卫士电子产品及违禁品安检速通门产品与涉案专利一、二的相关技术特征进行比对鉴定之后提交的，且现有证据无法确认该产品与第16404号公证书中的产品具有同一性，东莞市某电子科技公司亦明确表示不同意以该产品与涉案专利一、二的相关技术特征进行侵权比对，因此在缺乏产品实物进行技术特征比对的情况下，现有证据无法认定北京某信息技术公司制造的型号为XYD-II的广州阔源手机探测门产品是否落入涉案专利一权利要求1和涉案专利二权利要求1的保护范围，故北京某信息技术公司请求确认该款产品不侵害涉案专利权的诉讼主张，缺乏证据，原审法院不予支持。
　　原审法院依照《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十八条、《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》（2020年修正）第九十条之规定，判决：驳回北京某信息技术公司的诉讼请求。案件受理费750元，由北京某信息技术公司负担。
　　本院认为：本案是确认不侵害专利权纠纷。《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十八条规定，权利人向他人发出侵犯专利权的警告，被警告人或者利害关系人经书面催告权利人行使诉权，自权利人收到该书面催告之日起一个月内或者自书面催告发出之日起二个月内，权利人不撤回警告也不提起诉讼，被警告人或者利害关系人向人民法院提起请求确认其行为不侵犯专利权的诉讼的，人民法院应当受理。从上述规定可知，确认不侵害专利权之诉的目的在于，当被警告人或利害关系人受到侵权警告时，经书面催告，权利人怠于行使诉权或者不撤回警告可能致使被警告人或利害关系人处于一种不安的状态，为此需要为被警告人或利害关系人提供法律救济，使其有渠道摆脱所承受的不安状态，开展正常生产经营。人民法院在处理该类纠纷时，基于确认不侵害专利权之诉的法律目的，首先需要查明权利人的警告所涉及的行为和产品范围，以明确警告给被警告人可能带来负面影响的范围。在大部分情况下，权利人的警告对侵权产品会有明确具体的指向。如果权利人的侵害专利权警告未明确其所指向的具体被警告侵权产品，人民法院可以在被警告人因该警告而受到负面影响的产品范围内，结合被警告人的诉讼请求，合理确定确认不侵害专利权案件所应审理的具体被警告侵权产品。
　　本案中，东莞市某电子科技公司在发出相关警告函时并未明确指向具体的某款侵权产品，但是该警告函所影响的范围在其发出时已经明确，即手机探测门产品。而且，根据现有证据，在东莞市某电子科技公司发出警告函时，被警告的手机探测门产品的具体型号尚无法从公开渠道获知，在东莞市某电子科技公司未提供证据证明其发出警告函时所针对的具体产品及型号的情况下，有理由认为东莞市某电子科技公司侵权警告函针对的是北京某信息技术公司生产的全部手机探测门产品。东莞市某电子科技公司主张，涉案相关项目最终中标的产品系型号为XYD-II的广州阔源手机探测门产品，且其亦在原审庭审中明确其警告函所针对的对象就是上述XYD-II产品，但是上述理由与陈述并不足以构成对其先前警告函范围的修正与限缩。
　　鉴于东莞市某电子科技公司发出的警告函明确将北京某信息技术公司的手机检测门产品作为被警告的对象，北京某信息技术公司向东莞市某电子科技公司发出《关于警告函的回复》，要求东莞市某电子科技公司撤回警告函或向人民法院提起诉讼。经法定期限东莞市某电子科技公司既怠于行使诉权，又不撤回警告函，为消除自身因警告函所处的不安状态，北京某信息技术公司有权就其手机探测门系列产品，包括酷卫士电子产品检测门（型号：BYing-Ljw0088）、酷卫士电子产品及违禁品安检速通门（型号：KWS-D6）、广州阔源手机探测门（型号：XYD-II）及该三款产品中所安装的酷卫士手机探测系统V3.0，提起确认不侵害专利权之诉。原审法院将东莞市某电子科技公司警告函中并未载明、在案件审理中才予以明确的XYD-II型号产品确定为本案的审理范围，适用法律有所不当；原审法院未将其他产品及其系统纳入本案的审理范围，对有关案件事实未予审查，导致本案基本事实认定不清。
　　此外，原审法院认为第一次公证的XYD-II产品丢失，第二次公证的XYD-II产品无法保证与丢失的XYD-II产品具有一致性，在缺乏产品实物的情况下，无法进行侵权比对，从而对北京某信息技术公司的相关诉请不予支持。本院认为，这一处理亦有所不当。本案北京某信息技术公司两次公证的产品型号均为XYD-II，为消除涉案警告函对北京某信息技术公司XYD-II产品产生的负面影响，原审法院应该就该产品是否落入涉案专利权的保护范围进行审理。因此，原审法院未将再次公证的XYD-II产品进行侵权比对，对有关案件事实未予审查，导致本案基本事实认定不清。
　　综上所述，原审法院适用法律有所不当，对有关基本事实未予审查，导致本案基本事实认定不清，应发回重审。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第三项之规定，裁定如下：
　　一、撤销北京知识产权法院（2019）京73民初213号民事判决；
　　二、本案发回北京知识产权法院重审。
　　北京某信息技术公司预交的二审案件受理费750元予以退回。
　　审判长 徐燕如 　　审判员 万  琦 　　审判员 单  立 　　二〇二三年九月十一日 　　法官助理 李  浩 　　书记员 翟雨晶 　　书记员 李  翠