丰登公司诉远东商标所等因司法认定驰名商标被撤销要求返还代理费被判驳回案
（2014）参阅案例68号
【裁判摘要】
司法认定驰名商标的根本目的在于加强对知名度较高商标的保护，人民法院只有在审理真实的商标侵权诉讼中，且所诉侵权行为涉及在不同类别商品或服务上使用案涉商标的情况下，才需要对案涉商标是否驰名作出司法认定。商标所有人为了达到司法认定驰名商标的目的，与代理人相互串通，通过制造虚假诉讼的方式取得驰名商标的司法认定，该行为严重违背驰名商标司法认定制度的精神，不仅影响消费者对案涉商标知名度的认知，损害社会公共利益，亦是对国家正常司法秩序的破坏，属于恶意串通损害社会公共利益和国家利益。当事人由此收取的代理费属非法所得，应收归国家所有，不予返还。
原告：江苏丰登农药有限公司，住所地在江苏省金坛市丹荆路。
被告：常州远东商标事务所有限公司，住所地在江苏省常州市天宁区斜桥巷。
被告：北京市中济律师事务所，住所地在北京市门头沟区双峪路。
原告江苏丰登农药有限公司（以下简称丰登公司）因与被告常州远东商标事务所有限公司（以下简称远东商标所）、北京市中济律师事务所（以下简称中济律师所）商标代理合同纠纷一案，向常州市天宁区人民法院提起诉讼。
原告丰登公司诉称：2007年2月，原告委托远东商标所，就“丰登”商标申报中国驰名商标的工作达成合作协议，并根据其要求与中济律师所签订了委托代理合同。后“丰登”商标被抚顺中院以（2008）抚中民一初字第00056号民事判决认定为驰名商标，两被告要求原告支付驰名商标代理费。2008年8月，原告与两被告签订协议书，同意支付两被告代理费95万元。同时约定，若“丰登”驰名商标认定被撤销，两被告应全额返还代理费。2013年3月，原告收到抚顺中院再审民事判决书，判决撤销（2008）抚中民一初字第00056号民事判决，“丰登”的驰名商标认定被撤销。原告认为，两被告未能完成原告的委托，同时在原告不知情的情况下以非法手段进行“丰登”商标申报中国驰名商标的工作，严重损害了原告的利益和声誉，应当全额返还代理费。故请求法院判令两被告共同连带返还申报驰名商标代理费用95万元并承担相应利息等。
被告远东商标所辩称：（1）本案原告自身不完全具备申报驰名商标的条件，远东商标所对此情况并不清楚，仅是介绍原告和中济律师所认识，由中济律师所代理原告通过司法程序认定驰名商标。中济律师所在明知原告不具备申报驰名商标相关条件的情况下，仍与原告签订委托代理合同，代理其申报商标并收取代理费，双方系以合法形式掩盖非法目的，通过恶意串通侵害国家利益，故双方签订的协议应属无效协议，不受法律保护。（2）本案涉嫌刑事犯罪，远东商标所的相关人员被依法追究了刑事责任，远东商标所收取的费用也被司法机关以非法所得依法收缴，故原告要求返还的代理费系其实施违法行为支出的相关费用，不存在返还问题。综上，请求驳回原告对远东商标所的诉讼请求。
被告中济律师所辩称：（1）我所已履行了涉案委托代理合同，应获得相应报酬。（2）涉案再审判决致使原委托代理合同的目的未能实现，是原告自身过错所致。（3）《协议书》约定全额返还代理费的条件不成就。（4）退一步讲，假若涉案原判决被撤销视为驰名商标被撤销，我所也没有返还代理费的义务。首先，被撤销的责任不可归责于我所；其次，司法机关已对涉案代理费按赃款予以没收，故我所不再承担返还涉案代理费的义务。
常州市天宁区人民法院一审审理查明：
丰登公司系“丰登”注册商标的专用权人。2007年2月，丰登公司经远东商标所联系介绍，与中济律师所签订《委托代理合同》一份。合同约定，中济律师所接受丰登公司委托，就“丰登”商标侵权事实进行调查及作为诉讼案件的全程代理人；丰登公司同意向中济律师所支付代理费用100万元；如不能达到“丰登”商标被认定为驰名商标的诉讼目标，不收取代理费用，已收取的代理费用全部退还；所涉代理费用由远东商标所负责结算等。远东商标所工作人员张莲芳亦在合同上签字。
合同签订后，丰登公司于2008年向辽宁省抚顺市中级人民法院（以下简称抚顺中院）提起诉讼，要求安阳县佳诚冶耐有限责任公司（以下简称安阳公司）立即停止使用“丰登”商标、王献辉立即停止销售安阳公司生产的侵权产品；同时要求安阳公司承担因其侵权给丰登公司造成的经济损失8000元。抚顺中院于2008年7月24日作出（2008）抚中民一初字第00056号民事判决，认为“丰登”商标符合《中华人民共和国商标法》第十四条和国家工商总局发布的《驰名商标认定和保护规定》第三条、第十条之规定，该商标已处于驰名状态，认定“丰登”商标为驰名商标，判决安阳公司立即停止使用“丰登”商标，王献辉立即停止销售印有“丰登”图形商标的不锈钢碗，安阳公司赔偿丰登公司经济损失4000元。判决生效后，丰登公司与中济律师所、远东商标所于2008年8月22日签订《协议书》一份，约定双方一致同意丰登公司支付代理费95万元，若“丰登”的中国驰名商标认定被撤销，中济律师所、远东商标所应全额返还上述代理费。嗣后，丰登公司按约支付上述代理费。
2010年12月3日，辽宁省海城市人民法院作出（2010）海刑一初字第00394号刑事判决，认定申林江（中济律师所律师）犯帮助伪造证据罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，非法所得270万元依法予以收缴。该判决书审理查明部分载明，从2006年开始，被告人申林江为获取不正当利益，以伪造证据帮助企业通过司法认定驰名商标为手段，伙同中济律师所律师田志方等人一同办理司法认定驰名商标案件。被告人申林江具体负责同企业签订合同，安排田志方伪造侵权事实及相关证据，安排毛晓青等人寻找企业联系案源并伪造相关诉讼证据，安排李梅等人具体协助田志方工作，并负责在认定驰名商标成功后对所获利益在其团队内部进行分配。在进行上述行为后，申林江与田志方又安排张作为等人将上述虚假证据用于在抚顺中院的民事诉讼中，致使丰登公司等企业拥有的商标被认定驰名商标。田志方以及远东商标所的张莲芳、高建英也因构成帮助伪造证据罪被追究刑事责任，非法所得予以扣押、追缴。鞍山市铁东区人民检察院于2010年4月7日对高建英的讯问笔录中记载：其和张莲芳等一起帮助丰登公司通过中济律师所操作，为企业司法认定驰名商标。如果企业条件不合格就想办法造假，直到达到要求。比如企业广告费、销售量、经销商数量等不够的话就伪造相关材料，伪造的过程其和张莲芳、企业以及中济律师所都参与过；我们和企业都心知肚明，但具体造假行为是公司自己弄的，我们就是告诉他们去怎么做，做到多少等。
2011年6月29日，抚顺中院认为（2008）抚中民一初字第00056号案件判决确有错误，决定予以再审。2013年3月12日，抚顺中院作出（2012）抚中审民初再字第00026号民事判决。该判决书再审查明部分记载：2007年2月12日，丰登公司与远东商标所及中济律师所签订合作协议及委托代理合同，协议中约定了由丰登公司支付100万元代理费，由中济律师所办理通过司法途径认定“丰登”商标为中国驰名商标事宜。2008年7月，中济律师所律师申林江、田志方帮助伪造证据，该所律师李郡通过辽宁人民律师事务所抚顺分所律师沈东民，帮忙操作包括本案丰登公司等几家公司在内的司法认定驰名商标案件。沈东民作为丰登公司的委托代理人并安排其朋友王献辉作为安阳公司的委托代理人，同时也安排王献辉作为该案的被告，在明知此案为虚假诉讼的情况下，虚构了安阳公司生产的不锈钢碗上使用“丰登”商标及王献辉销售该侵权商品的案件事实，达到通过司法途径认定丰登公司持有的“丰登”商标为中国驰名商标的目的，致使该院于2008年7月24日作出生效的（2008）抚中民一初字第00056号民事判决书。该院再审认为，丰登公司诉安阳公司、王献辉生产及销售标有“丰登”商标的产品而侵害其商标权的案件事实是虚构的，（2008）抚中民一初字第00056号民事判决认定事实错误，适用法律不当，遂判决撤销（2008）抚中民一初字第00056号民事判决，驳回丰登公司的诉讼请求。因“丰登”商标被认定为驰名商标的判决被撤销，丰登公司遂依据协议提起诉讼，要求返还代理费95万元。
本案争议的焦点为：中济律师所、远东商标所是否应当返还95万元代理费。
常州市天宁区人民法院一审审理认为：丰登公司、远东商标所、中济律师所签订的《委托代理合同》系合意串通、损害国家利益，属无效合同，涉案财产不应返还。主要理由如下：
首先，丰登公司、远东商标所、中济律师所签订涉案委托合同的目的即具有不正当性。驰名商标司法认定本质上是为了对知名度较高的商标加强保护。商标是否驰名属于商标侵权案件中的事实问题，应当在个案中由人民法院根据当事人的申请，结合相关公众对商标的知晓程度、商标使用的持续时间、商标宣传的相关情况、该商标作为驰名商标受到保护的记录等因素进行综合判断。同时，只有在商标侵权诉讼中确有必要通过跨类保护才能保护商标权人的合法利益时，才有必要考虑驰名商标司法认定的问题。而本案中，当事人却在不存在侵权事实和真实诉讼的情况下，即在《委托代理合同》中约定：“甲方同意向乙方支付律师代理费用100万元，支付方式和期限为判决书下达一周内一次性付清；如不能达到涉案的商标被跨类保护（认定驰名商标）的诉讼目标，不收取代理费用，已收取的代理费用退还甲方”，说明其为了各自的利益，意在制造诉讼达到司法认定驰名商标的非法目的。
其次，丰登公司、远东商标所、中济律师所在履行涉案委托合同过程中，恶意串通，制造虚假诉讼，损害了国家利益。根据（2012）抚中审民初再字第00026号民事判决书以及（2010）海刑一初字第00394号刑事判决书的认定，丰登公司诉安阳县佳诚冶耐有限责任公司、王献辉生产及销售标有“丰登”商标的产品而侵害其商标权的案件事实系虚构，且用于认定“丰登”商标为驰名商标的案件事实、证据材料亦系虚构和伪造。在上述虚假诉讼案件中，需要商标权人提供一系列证据材料，包括但不限于销售量、销售收入、市场份额、利税、宣传活动方式、持续时间、范围、曾被侵权受保护的情况、市场调查报告等，没有丰登公司的积极协助，诉讼代理人是无法单独完成的。故丰登公司关于对虚构和伪造认定“丰登”商标为驰名商标的案件事实、证据材料没有过错的主张，不能成立。
最后，涉案钱款已作为违法所得予以追缴，不应返还。我国刑法第六十四条规定，犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或责令退赔；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。从（2010）海刑一初字第00394号刑事判决书和（2012）抚中审民初再字第00026号民事判决书的内容看，司法认定“丰登”商标为驰名商标所涉及的一系列行为属于违法犯罪行为，相关责任人员也因构成帮助伪造证据罪受到相应的刑事处罚。用于该行为的钱款属于从事违法犯罪活动的钱款，按照法律规定应该予以收缴、没收。检察院出具的扣押清单、刑事判决书的判决内容显示，涉案钱款已被扣押，非法所得已被追缴，该扣押、追缴的钱款包括用于办理丰登商标被认定为驰名商标的钱款。
综上，丰登公司的诉讼请求缺乏事实和法律依据。依据《中华人民共和国民法通则》第六条、第六十三条，《中华人民共和国合同法》第七条，《中华人民共和国商标法》第十四条之规定，常州市天宁区人民法院于2013年11月21日作出（2013）天知民初字第69号民事判决：
驳回丰登公司的诉讼请求。
上诉人丰登公司不服一审判决，向常州市中级人民法院提起上诉，主要理由为：（1）一审判决认定事实错误。丰登公司与远东商标所、中济律师所签订的委托代理合同系风险代理合同，属有效合同。丰登公司提供资料均属实，虚假诉讼是远东商标所与中济律师所独立完成的，丰登公司无任何过错。（2）一审判决适用法律错误。丰登公司与远东商标所及中济律师所之间是民事关系，丰登公司主张返还代理费与远东商标所、中济律师所相关人员的犯罪所得无任何关系，是远东商标所、中济律师所与丰登公司签订协议并收取费用，远东商标所与中济律师所理应全额返还代理费。
被上诉人远东商标所及中济律师所均辩称：一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持，请求驳回丰登公司的上诉请求。
常州市中级人民法院经审理，确认一审查明的事实。二审归纳的争议焦点为：（1）涉案《委托代理合同》、《协议书》的效力；（2）丰登公司是否有权要求返还95万元代理费。
常州市中级人民法院二审审理认为：
（一）涉案《委托代理合同》、《协议书》系当事人恶意串通，损害了社会公共利益和国家利益，应属无效。驰名商标的司法认定，应根据具体案件的需要而进行，即在驰名商标司法认定过程中，应遵循被动认定、个案认定、按需认定的原则。而涉案《委托代理合同》在并无具体案件的情况下，当事人即作出“甲方同意向乙方支付律师代理费用100万元，支付方式和期限为判决书下达一周内一次性付清；如不能达到涉案的商标被跨类保护（认定驰名商标）的诉讼目标，不收取代理费用，已收取的代理费用退还甲方”的约定，从该约定看，丰登公司支付100万元高额代理费的目的是通过诉讼使“丰登”商标被认定为驰名商标，而中济律师所通过“丰登”商标被司法认定为驰名商标则可以获得100万元的高额代理费。也就是说，丰登公司、中济律师所是为了各自的利益，希望通过制造诉讼达到司法认定驰名商标的目的，这严重有违驰名商标司法认定制度的精神和要求，破坏了公正司法秩序。
上述《委托代理合同》签订后，中济律师所及远东商标所的相关人员与丰登公司互相配合，共同制造了虚假的（2008）抚中民一初字第00056号诉讼，丰登公司的“丰登”商标在该案中被认定为驰名商标。丰登公司作为该案的原告，导致“丰登”商标被认定为驰名商标的证据均由丰登公司提交，丰登公司有关自己不具有过错，虚假诉讼由中济律师所及远东商标所独立完成的意见，与常理不符，依法不予采信。涉案《委托代理合同》、《协议书》系当事人恶意串通的结果，有违我国有关驰名商标的司法保护政策，破坏了正常的诉讼秩序，损害了国家利益，应属无效。丰登公司认为涉案《委托代理合同》、《协议书》为当事人真实意思表示、且不违反法律规定、应属有效的上诉理由，依法不能成立。
（二）丰登公司无权要求返还其已经支付的95万元代理费。根据《中华人民共和国合同法》第五十九条的规定，当事人恶意串通，损害国家利益的，因此取得的财产收归国家所有。如前所述，涉案《委托代理合同》、《协议书》系当事人恶意串通、损害了社会公共利益和国家利益的合同，远东商标所、中济律师所基于涉案《委托代理合同》、《协议书》获取的95万元代理费应当收归国家所有，丰登公司无权就此要求返还。
综上所述，原审判决认定事实清楚，判决并无不当。上诉人丰登公司的上诉理由不能成立。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（一）项之规定，常州市中级人民法院于2014年4月10日作出（2014）常知民终字第0006号民事判决：
驳回上诉，维持原判。
