商标侵权裁判规则研究-1

【内容摘要】对于商标侵权案件的裁判，我国在立法上并未构建起一套完备的标准，在司法实践中也未形成统一的规则。我国现存的商标侵权的两种主要标准是混淆标准与淡化标准。随着商标侵权行为类型的日益多样化，现有的混淆标准已经难以应付层出不穷的新的侵权形式，立法上标准的缺欠使得在某些商标侵权案件的裁判中，针对同一类型的行为，对于其是否成立侵权，在司法实践上并无定论。混淆标准和淡化标准的立足点并不相同，混淆标准以是否造成相关公众混淆为立足点，而淡化标准则以商标权本身是否受到损害为立足点。

对于商标侵权行为的类型划分，笔者的角度是：以商标使用为核心的侵权行为以及以侵权链条分解的侵权行为。在以商标使用为核心的侵权行为中，其关键点是对商标使用的判断。经过对案件的梳理，对商标侵权行为的成立，司法实践中一般认为应以商标使用为前提条件，如在“深圳市翰诺科技有限公司与深圳中胤文化传播发展有限公司侵害商标权纠纷案”中，法院就认为“是否构成侵权，需从被控的竞赛活动是否将涉案的注册商标作为商标使用予以考虑”另外，司法实践上一般认为商标的被动使用行为不能产生商标使用的法律后果，如在“索爱案”与“伟哥案”中，最高人民法院都认为对商标主张权利的人必须有实际使用该标识的行为并且具有将该标识作为其商标的意图。因此社会公众或媒体的使用行为不能当然使其就该商标获得法律保护。

在以侵权链条分解的侵权行为中，对不同侵权行为的认定有必要进行直接侵权行为和间接侵权行为的区分。对于侵权链条中的各个环节是否构成侵权行为，都需逐一进行分析。其中，需要引起关注的问题如：对于制造带有他人商标的商品的定牌加工行为，该以何种标准判定其是否构成侵权行为？另外，对于购买侵权商品并进行使用的行为是否成立商标侵权行为？司法实践中的现行主流观点一般是认为定牌加工产品在国内销售的构成侵权行为，而销往国外的则不构成。对于购买者的使用行为，如果此种使用带有商业性用途，仍可认定为侵权行为。

商标侵权认定的否定面在于商标侵权行为的抗辩，笔者列举了两种主要的抗辩类型即合理使用抗辩和先用权抗辩，并对其构成要件及相关因素进行了分析。

同时，与商标侵权具有密切关系的还包括商标权利冲突与共存问题。在解决商标权利冲突问题时，一般以保护在先权利和诚实信用为原则。在商标共存情形中，则要求不存在混淆的可能性及主观上为善意。

在对现有侵权行为类型及裁判规则进行梳理后，笔者认为现行标准存在着混淆标准的立足点与商标权之财产权属性不对恰以及混淆标准与淡化标准的理论基础不统一的问题。为此，笔者试图从商标权本身受到侵害的角度，探寻一种能够统合所有侵权行为类型的标准。笔者借鉴了李雨峰教授的观点，认为商标权受到侵害的表现在于商标销售力的下降，而商标销售力下降的原因则可能是因为商标与商标权人及对应商品之间的联系遭到破坏，这种破坏可表现为联系的减弱以及联系的恶化。由于此种联系对应的是商标的显著性，所以，笔者赞成以“显著性受到侵害之虞”为商标侵权的判定标准。（全文字数：26500字）

【关 键 字】商标侵权 混淆标准　淡化标准　商标使用 显著性

一、商标侵权的两种裁判标准

在我国司法实践中，商标侵权目前主要存在以下两种判定标准：

（一）混淆标准

1.混淆标准及其扩张

我国在2013年修改《商标法》之前并不存在混淆的概念，对商标侵权的判定采取的是“双重近似标准”，即“在同一种商品或类似商品上使用与注册商标相同或近似商标的”，认定为侵犯注册商标专用权。根据该标准，只要行为人在相同或类似商品上使用了相同或近似商标，而不论该行为是否会造成相关公众混淆，均认定为侵犯商标权。其造成了对商标权人的过度保护，使得商标侵权纠纷难以得到公正的解决，甚至助长了不诚信的行为。针对此种困境，司法解释中将“易使相关公众对商品的来源产生误认或者认为其来源与原告注册商标的商品有特定联系”作为商标近似的判定因素。最高人民法院在审理“(法国)拉科斯特股份有限公司与(新加坡)鳄鱼国际机构私人有限公司、上海东方鳄鱼服饰有限公司北京分公司侵犯商标专用权纠纷案”时提出了“混淆性近似”的概念，即认为“侵犯注册商标专用权意义上的商标近似是指混淆性近似，即足以造成市场混淆的近似”。 这种做法虽能暂时缓解司法审判的困境，但将商标近似与混淆混为一谈在逻辑上难免站不住脚。于是，在2013年《商标法》修订时，我国对商标侵权判定标准做出了修改，《商标法》第57条第2项规定“未经商标注册人的许可，在同一商品上使用与其注册商标近似的商标，或在类似商品上使用与注册商标相同或近似的商标，容易导致混淆的”属于侵犯注册商标专用权，而在相同商品上使用相同商标的，则推定为存在混淆可能性。由此，我国正式在立法上确立了商标侵权判定的混淆标准。

随着市场的发展，商标侵权手段日趋复杂，为了适应新形势的变化所带来的挑战，商标混淆的概念也呈现出扩张的趋势。即由传统意义上的来源混淆扩展至关联混淆、反向混淆，售前混淆，售后混淆。

(1)来源混淆与关联混淆。根据司法解释的规定，我国商标法规定的“容易导致混淆”包括“易使相关公众对商品的来源产生误认或者认为其来源与原告注册商标的商品有特定的联系”，即来源混淆与关联混淆。这两种混淆类型在司法实践中的适用比较普遍，也较少存在争议。在《商标法》修改之前，我国的司法实践的做法往往是将混淆作为商标近似的考量要素，这一观点也体现于司法解释中。商标法修改之后，混淆正式成为商标侵权的判定标准。

(2)反向混淆。与传统意义上的混淆概念不同，反向混淆是指购买在先使用商标者的商品时，客户错误地认为自己购买了在后使用商标者的商品， 反向混淆一般存在于在后使用商标者市场影响力强于在先商标权人的情况。由于我国商标法对反向混淆并未做明确规定，因此在司法实践中，法院对反向混淆行为的认定也有差异。大体而言，主要有以下做法：（1）有的法院虽然认可反向混淆理论，但是在裁判中并未明确使用反向混淆的概念，而是对“误认”或“混淆”的含义做出一种扩张性的解释。即在混淆可能性的判定上，不仅认为使相关公众认为在后商标使用人的商品是在先商标权人的商品构成混淆，而且使相关公众认为在先商标权人的商品是在后商标使用人的商品也构成混淆。在“浙江蓝野酒业有限公司与杭州联华华商集团有限公司等商标侵权纠纷案”中，浙江省高级人民法院认为“是否会使相关公众对商品的来源产生误认或混淆的判断，不仅包括相关公众误认为后商标使用人的产品来源于在先注册的商标专用权人，也包括相关公众误认在先注册的商标专用权人的产品来源于后商标使用人。”因此根据《商标法》（2001）第52条之规定认定百事可乐公司的行为构成侵权。 （2）有的法院在裁判文书中直接运用了“反向混淆”的表述认定被告的行为构成侵权。在“北京慧之眼眼镜连锁服务有限责任公司与鲍应巨侵犯注册商标专用权纠纷案”中，一审法院认为“由于慧之眼公司的宣传或经营规模大，导致公众误认“慧眼”商标由慧之眼公司所有或使用，即使鲍应巨通过自身努力使“慧眼”商标具备了一定的营业信誉，其亦无法享受相应的利益，实际上限制了鲍应巨今后的发展空间，这种现象亦是一种混淆，即反向混淆。”由此判定慧眼公司的行为构成侵权。 （3）还有的做法是避开反向混淆的概念，直接以正向混淆的规则判定侵权。如在上述“慧之眼案”中，二审法院的做法则是直接认定慧之眼公司将“慧之眼”作为企业名称突出使用在与原告相同的服务上，易使相关公众对服务的来源产生误认，故直接根据《商标法》（2001）第52条第5项以及《商标法司法解释》第1条第1项认定为侵权。 （4）有的法院认为该行为构成一种不正当竞争行为。在“优比速包裹运送（广东）有限公司等与广东省深圳市优比速快递有限公司等商标侵权纠纷上诉案”中，法院认为“由于被告方的实力远超过原告方，对于原告方的经营活动和宣传行为，反而会使得相关公众误认为是被告的行为，原告方利用其商标扩展经营非常困难，故被告方的上述行为将严重挤压原告方的市场空间，应认定被告的行为构成不正当竞争。”

(3)售前混淆。售前混淆也称初始兴趣混淆，是指行为人通过对他人商标的使用，使消费者在购买之前发生了混淆，尽管在购买时这种混淆已经消除，但仍然成立侵权的情况。初始兴趣混淆广泛存在于网络商标侵权案件中，典型的如提供关键词的行为。我国商标法上并未规定售前混淆制度，在司法实践中也并未正式确立该理论。但也存在接受该理论的观点，如在“八百客（北京）软件技术有限公司与北京沃力森信息技术有限公司侵害商标权纠纷上诉案”中，法院认为“八百客公司故意将与“XTOOLS”注册商标近似的xtools文字选定为百度网站的竞价排名关键词，撰写“八百客国内最专业的xtools”推广信息以及相关网页描述，导致在百度网站以xtools为关键词进行搜索所得排名首位的搜索结果系标题为“八百客国内最专业的xtools”的指向八百客公司网站的链接，致使相关公众对沃力森公司与八百客公司所提供的CRM软件服务产生混淆和误认，构成侵权行为。” 在“中粮集团有限公司上诉北京寺库商贸有限公司东城分公司等侵害商标权纠纷案”中，北京知识产权法院也对售前混淆持肯定态度。在该案中，法院认为售前混淆也会对商标权人的利益造成损害，包括剥夺商标权人的商业机会以及降低商标权人与商标之间的唯一对应关系。

(4)售后混淆。售后混淆是指虽然消费者在购买时并未发生混淆，但其购买后的使用行为可能导致其他人产生混淆。我国司法实践中目前倾向于对售后混淆持否定态度。如在“伟哥”商标案中，最高人民法院认为: “联环公司生产的‘甲磺酸酚妥拉明分散片’药片的包装有与药片形状相应的菱形突起、包装盒上‘伟哥’两字有土黄色的菱形图案作为衬底，但消费者在购买该药品时并不能据此识别该药片的外部形态。由于该药片包装于不透明材料内，其颜色及形状并不能起到标识其来源和生产者的作用，不能认定为商标意义上的使用，因此，不属于使用相同或者近似商标的行为。”

2.混淆标准的适用

在司法实践中，混淆标准的适用主要涉及以下问题：

（1）原告商标合法有效是其获得法律救济的前提，这是原告得以主张商标权的前提。在“深圳卓锐思创科技有限公司与北京朗万科技发展有限公司、苹果电子产品商贸（北京）有限公司侵害商标权纠纷二审案件”中，深圳市中级人民法院指出“涉案第8424号BOOSTCASE商标被宣告无效，该注册商标专用权视为自始不存在，深圳卓锐思创科技有限公司没有起诉的权利，不是适格的原告，依法应驳回起诉。”

权利人的商标使用行为是考量法律救济的重要因素。其中，被动使用即社会公众对商标的使用行为，能否产生商标使用的法律效果，学界有着不同的观点。如邓宏光教授在他的《为商标被动使用行为正名》一文中就认为“商标被动使用行为能够产生将商标与特定经营者相联系的事实效果，也能够产生商标使用的法律效力。” 与此相反，黄汇教授在他的《驳商标被动使用保护论》中则认为商标被动使用保护理论有违商标权的财产属性和私权属性以及“商标使用”的属性界定，因此对该理论进行了批驳。 司法实践中的观点一般认为商标的被动使用不能产生商标使用的法律效果。如在“索爱案” 与“伟哥案” 中，最高人民法院都认为对商标主张权利的人必须有实际使用该标识的行为并且具有将该标识作为其商标的意图。因此社会公众或媒体的使用行为不能当然使其就该商标获得法律保护。

（2）确认商标是否相同或近似以及商品是否相同或类似的标准。判断商标相同或者近似的依据是《商标法司法解释》第9、第10条， 在判断时要以相关公众的一般注意力为标准。所谓相关公众，是指与商标标识的某类商品或服务有关的消费者和与前述商品或者服务的营销有密切关系的其他经营者。判断商品或服务相同或类似主要依据《商标法司法解释》第11条， 在判断时，也要依相关公众的一般认识为标准，《商品注册用商品和服务国际分类表》可以作为参考。

（二）淡化标准

1.淡化标准与驰名商标的保护

淡化标准是侵害驰名商标专用权的判定标准。我国现行《商标法》并未明确使用“淡化”一词，在司法实践中，法官在裁判理由中的表述也并不一致。但是，理论上一般认为，最高人民法院2009年颁布的《关于审理驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》第9条的规定，即该行为“足以使相关公众认为被诉商标与驰名商标具有相当程度的联系，而减弱驰名商标的显著性、贬损驰名商标的市场声誉，或者不正当利用驰名商标的市场声誉的”，属于“误导公众，致使该驰名商标人的利益可能受到损害”确立了淡化理论 。

但是，在司法实践中，即使引证商标构成了驰名商标，也不一定能获得反淡化保护。我国对驰名商标的保护主要体现在《商标法》第13条， 以及《驰名商标司法解释》相关条款。结合相关规定可以看出，我国对驰名商标采取的保护方式有两种，对于未在中国注册的驰名商标采取的是混淆保护，对于在中国注册的驰名商标则采取混淆保护和淡化保护两种方式。理论和司法实践中的观点一般认为如果驰名商标根据混淆标准能够获得保护，那么就不必再进行淡化保护，也就没有必要进行驰名商标认定。

2.淡化标准的具体适用

在司法实践中，淡化标准的适用要注意以下几点：

首先，是对驰名商标的认定。对驰名商标的认定主要涉及以下问题：（1）应采取被动认定、个案认定、因需认定的原则。（2）以在中国境内为相关公众广为知晓为标准。在“株式会社资生堂诉被告商标评审委员会、马万春商标无效宣告行政纠纷案”中，北京知识产权法院以引证商标达不到在中国知名之程度为由对原告资生堂的诉讼主张不予支持。 （3）认定驰名商标应考虑的相关因素包括：相关公众对该商标的知晓程度，使用该商标商品的市场份额、地区、利税等，该商标的持续使用时间，该商标的宣传、促销活动的时间、程度、地理范围，曾经作为驰名商标受保护的记录，该驰名商标所享有的市场声誉以及能够证明该商标驰名的其他事实。

其次，是淡化的判断。我国商标法并未使用“淡化”一词，但根据商标法司法解释，所谓淡化是指“减弱驰名商标的显著性，贬低驰名商标的市场声誉，或者不正当地利用驰名商标的市场声誉”。关于淡化的具体认定，北京市第一中级人民法院法院在审理“可口可乐公司与商标评审委员会商标异议复审行政纠纷案”时指出《商标法》第13条第3款规定的“误导公众，致使驰名商标注册人的利益可能受到损害”包括跨类混淆和淡化（包括弱化及丑化）两种情形，“某一商标在其核定使用商品或服务上构成驰名商标，并不意味着其在非类似商品或服务上当然地可以获得反淡化保护。如相关公众具有下列三个层次的认知，将可以认定该驰名商标可以受到反淡化的保护：第一层次的认知是指在后商标（而非在先驰名商标）所使用的商品或服务的相关公众对于“驰名商标”与其“所有人”在“特定商品或服务”上的“唯一对应关系”有所认知；第二层次的认知是指在后商标的相关公众在看到在后商标时能够联想到在先驰名商标；第三层次的认知是指在后商标的相关公众能够认识到在后商标与在先驰名商标并无关系。” 在“深圳卷烟厂与林俊慧商标侵权纠纷案”中，法院认为，“被告所加工承制及销售的纸巾类别与原告的‘好日子’注册商标使用类别不同，但该纸巾产品名称与原告‘好日子’商标完全相同，其目的显然是其他利用原告的驰名商标的知名度来推销纸巾产品，因原告无法控制被告销售纸巾产品的生产质量，因此，被告此行为会导致损害原告企业形象及品牌知名度的相关后果，并进而给原告造成损失。”

二、商标侵权行为的类型划分及其判定规则

（一）以商标使用为特征的商标侵权行为

1.商标使用与商标侵权的关系

“商标使用”的含义区分为以维护商标权为特征的积极使用和在商标侵权判定中的商标使用。这两种含义并不能等同。例如我国《商标法》第49条第2款规定“注册商标成为其核定使用的商品的通用名称或者没有正当理由连续三年不使用的，任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标。”此处的使用指的即是前者，而《商标法》第57条中的使用指的则是后者。在维持商标意义上的使用中，对商标的使用仅以核定使用的商品为限，而商标侵权意义上的使用则不限于此。在“宁波市青华漆业有限公司与商标评审委员会、上海市方达（北京）律师事务所商标撤销复审行政纠纷案”中，最高人民法院指出在注册商标连续三年停止使用予以撤销制度中，复审商标的使用行为应以核定使用的商品为限。 在“成超与通用磨坊食品亚洲有限公司、商标评审委员会商标撤销复审行政纠纷案”中，最高人民法院指出仅为维持复审商标存在而进行的象征性使用，不构成商标的实际使用行为。

而对于商标侵权意义上的商标使用，《商标法》第48条规定：“本法所称商标的使用，是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。” 可见，商标使用包含两个要素：一、是一种将商标用于商业活动中的行为；二、是一种用来识别商品来源的行为。

关于商标使用与商标侵权行为的关系，即商标侵权行为的认定是否均以商标使用为前提？非商标使用行为是否可能构成侵权行为？在理论上有的学者认为非营利性组织的非商业性使用也可能构成侵权， 而大多数观点则倾向于认为判定商标侵权应以商业性使用为前提。 在司法实践中,绝大多数情况下判定商标侵权的前提条件是被告的行为属于商标使用，如在“深圳市翰诺科技有限公司与深圳中胤文化传播发展有限公司侵害商标权纠纷案”中，法院就认为“是否构成侵权，需从被控的竞赛活动是否将涉案的注册商标作为商标使用予以考虑”；同时认为“商标是商品的生产者、经营者在其生产、制造、加工、拣选或者经销的商品上或者服务的提供者在其提供的服务上采用的，用于区别商品或服务来源的，由文字、图形、字母、数字、三维标志、声音、颜色组合，或上述要素的组合，具有显著特征的标志，是用来区别一个经营者的品牌或服务和其他经营者的商品或服务的标记；商标的使用，是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。本案涉案的文字商标‘脑力锦标赛’，其本身具备一定的文义，其中脑力是指人的大脑所具有的思维、想象、记忆等的能力，泛指由大脑产生的记忆、思维、情绪、精神等一切能力与能量，与‘体力’相对；而锦标赛是指不同地区或竞赛大组的优胜者之间的一系列决赛之一。本案中，2015‘中胤杯’第二十四届世界脑力锦标赛中所使用的‘脑力锦标赛’，应是对比赛内容及比赛性质的描述，是指针对人的大脑的思维、想象、记忆等能力的竞赛活动，该处的‘中胤杯’作为冠名商标，才具备使相关公众区分服务来源的商标特征，故被告中胤公司在其承办的竞赛活动中使用“脑力锦标赛”字样，不属于商标性使用”。 最高人民法院在“浦江亚环锁业有限公司与莱斯防盗产品国际有限公司侵害商标权纠纷再审案”中也认为“在商标并不能发挥识别作用，并非商标法意义上的商标使用的情况下，判断是否在相同商品上使用相同的商标，或者判断在相同商品上使用近似的商标，或者判断在类似商品上使用相同或者近似的商标是否容易导致混淆，都不具实际意义。” 而判定是否为商标使用的立足点在于该使用行为是否起到区分商标品来源的作用。在“珠海格力电器股份有限公司诉广东美的制冷设备有限公司、珠海市泰锋电业有限公司侵害商标权及不正当竞争纠纷案”中，法院认为“美的公司在被诉侵权产品上使用“五谷丰登”标识，客观上起到了指示商品来源的作用，应认定为商标法意义上的使用。” 在“杨汉卿、北京新范文化有限公司与恒大足球学校等侵害商标权及不正当竞争纠纷案”中，法院指出“构成侵犯注册商标专用权的基本行为必须是在商业标识意义上对相同或者近似商标的使用，也即被诉侵权标识的使用必须是商标意义上的使用，或者说必须是将该标识作为区分商品来源的标志使用。倘若所使用的与他人注册商标相同或者近似的文字、图形等标识不具有区分商品来源的作用，这种使用就不是商标意义上的使用，不会构成对于他人注册商标专用权的侵害。”

一般来说，对于直接侵害商标权的行为，其认定需要以被述侵权行为构成商标性使用为前提。而对于商标间接侵权行为或共同侵权行为则往往不属于商标使用行为。

2.商标使用行为的具体认定

(1)将商标作为企业字号使用行为的认定。

将与他人商标相同或近似的文字使用在企业字号中，是否成立商标侵权，其判定主要依据商标法第57条、58条及商标法司法解释第1条，除此之外还需遵循诚实信用、保护在先权利和维护公平竞争的原则。根据《商标法》第58条之规定，将他人注册商标、未注册驰名商标作为企业名称中的字号使用，误导公众，构成不正当竞争行为的，依照《中华人民共和国反不正当竞争法》处理。而根据《商标法》第57条以及《商标法司法解释》第1条第1项之规定，将与他人注册商标相同或近似的文字作为企业字号在在相同或类似商品上突出使用，造成相关公众误认的，构成商标侵权行为。那么，对于使用字号的行为究竟是构成商标侵权行为还是不正当竞争行为，应该如何区分？一般认为，商标侵权行为以成立商标性使用为前提，所以按照司法解释的规定，判定成立商标侵权的关键性因素在于该使用行为是否属于“突出使用字号”，只有构成突出使用，才成立商标侵权。“北京探路者户外用品股份有限公司与深圳市探路者户外用品有限公司侵犯商标专用权及不正当竞争纠纷案中”，法院认为“首先，被告深圳探路者公司以‘探路者’作为企业的字号，与原告在先取得的文字注册商标‘探路者’相近似；第二，被告的业务主要是从事户外用品的销售，其经营的商品范围为原告的文字注册商标‘探路者’核定使用商品范围所包涵；第三，被告在其销售户外用品的门店牌匾上突出使用‘探路者’，容易使相关公众产生误认，因此，其行为已构成侵犯他人商标专用权。同时，被告作为在后登记企业名称的企业，将与原告相同的、其在先取得的、已具有一定市场知名度的字号包含在企业名称中进行登记、使用，易使相关公众对被告和原告的市场主体及商品的来源产生混淆，其行为亦构成对原告的不正当竞争。” 但是，将商标作为企业字号突出使用是否是一种商标性使用，司法实践中并未形成一致的观点。有的法院认为，将商标作为企业字号的使用也构成商标性使用，但该使用行为必须是一种“突出性”的使用。在“郑建军与深圳市人间烟火餐饮管理有限公司侵害商标权及不正当竞争纠纷案”中，法院认为“深圳市人间烟火餐饮管理有限公司在其门店牌匾和网站上使用的‘人间烟火’与涉案注册商标比较，其中两者文字‘人间烟火’均处于显著位置、两者文字‘人间烟火’均系各自标识的主要部分，且两者标识使用的范围均相同，都是‘饭店、住所（旅馆、供膳寄宿处）、餐厅等’，易使公众对‘人间烟火’来源与涉案注册商标产生特定的联系。”同时，法院认为“深圳市人间烟火餐饮管理有限公司在对其企业名称的实际使用过程中并未规范标注全程，而仅标注了‘人间烟火’，应对认定是突出使用的行为。” 当然，也有法院持相反观点，在“王美燕与广东中凯文化发展有限公司侵犯商标专用权纠纷上诉案”中，法院认为“中凯文化公司在其商品及其包装、宣传上以突出的位置醒目地标注“中凯文化”标识，属于字号突出使用而非商标使用。”

（2）定牌加工案件中商标使用行为的认定。

所谓定牌加工，指的是加工方根据合同约定，为定做方加工使用特定商标或品牌的商品并将该商品交付给定做方，后者依照合同支付加工费的经营模式。 定牌加工中涉及商标侵权的具有争议性的问题主要存在于涉外定牌加工的情形，即国外企业委托国内加工方加工带有与国内企业注册商标相同或近似商标的商品，并用于出口的行为。

司法实践中对定牌加工行为是否构成侵权的认定并未形成统一的结论，大体而言，在早期倾向于认定为侵权，而现在则倾向于认定为不侵权。与此种变化相对应的是我国对商标使用行为以及混淆标准的理解与适用。

对于定牌加工行为是否属于商标意义上的使用行为，现在司法实践中的主流观点一般认为由于该行为不具有区分商品来源的意义，因此不属于商标意义上的使用行为。在深圳市中级人民法院审理的“澳柯玛股份有限公司诉佛山市博鸿经贸有限公司侵害商标权纠纷终审案”中，该案一审为深圳市南山区人民法院，二审结果为维持原判，两级法院均认为被告博鸿公司在产品上使用“ ”标识，不能在我国境内产生标识产品来源的作用。因此，该行为不能被认定为商标意义上的使用行为。 如果将贴牌加工后的产品在国内销售，那么有观点就认为该种行为构成商标意义上的使用。 当然，也有不同的观点，在“年年红国际食品有限公司诉德国舒乐达公司、厦门国贸实业有限公司侵害商标权纠纷案”中，法院认为“相关公众既包括产品的消费者，也应包括产品的生产者和销售者，因此即便贴牌加工的产品不在中国市场销售，也同样会引起产品生产和流通环节业者的混淆，从而损害商标的识别功能。”

其次，司法实践中的观点一般认为，在定牌加工中，加工方应该尽到必要的注意义务。最高人民法院《关于当前经济形势下知识产权审判服务大局若干问题的意见》第18条规定：妥善处理当前外贸“贴牌加工”中多发的商标侵权纠纷，对于构成商标侵权的情形，应当结合加工方是否尽到必要的审查注意义务，合理确定侵权责任的承担。《北京市高级人民法院关于审理商标民事纠纷案件若干问题的解答》（2006）第21条规定：承揽加工带有他人注册商标的商品的，承揽人应当对定作人是否享有注册商标专用权进行审查。未尽到注意义务加工侵犯注册商标专用权的商品的，承揽人与定作人构成共同侵权，应当与定作人共同承担损害赔偿等责任。承揽人不知道是侵犯注册商标专用权的商品，并能够提供定作人及其商标权利证明的，不承担损害赔偿责任。在“上海柴油机股份有限公司与江苏常佳金峰动力机械有限公司侵害商标权纠纷案”中，法院认为“虽然常佳公司的行为属于涉外贴牌加工行为，但常佳公司系明知上柴公司涉案“东风”商标为驰名商标，仍然接受境外委托，未尽到合理注意与避让义务，侵犯了上柴公司注册商标专用权。”　

（3）竞价排名案件中商标使用行为的认定。

在竞价排名案件中，搜索引擎提供者通过出售关键词的方式，对购买了同一个关键词的网站进行排名，当该网站所选择的关键词是他人的商标时，则可能产生侵犯他人商标权的情况。对于该类案件的裁判，其中关键的一点就在于对商标使用行为的认定，即广告商和搜索引擎商的行为是否构成商标使用行为。有观点认为广告商的行为构成商标使用行为，因此承担直接侵权责任，而搜索引擎商的行为不构成商标使用行为，因此只有在未尽到合理注意义务时才承担间接侵权责任，且在司法实践中有以共同侵权来认定搜索引擎商的责任的情况。在“大众交通（集团）股份有限公司等诉北京百度网讯科技有限公司等侵犯商标专用权与不正当竞争纠纷案”中，法院认为“接受竞价排名”服务的网站未经原告大众交通公司许可在其经营搬场业务的网站网页显著位置突出使用了原告的商标作为其企业字号，使相关公众产生了误认，侵犯了原告的商标权。百度网站作为搜索引擎，其搜索结果的链接条目中含有“大众”和“上海大众搬场物流有限公司”等字样，但这是百度网站作为搜索引擎实现其主要功能的必要手段，而不能被视为该字样是百度网站自己提供的内容，因此，百度网站不构成直接侵权。但是，百度网站有义务也有条件审查用户使用该关键词的合法性，在用户提交的关键词明显存在侵犯他人权利的可能性时，百度网站应当进一步审查用户的相关资质，例如要求用户提交营业执照等证明文件，否则将被推定为主观上存在过错。由于百度网站未尽到合理注意义务，因此应承担共同侵权的责任 ；而另外一种观点则认为，商标专用权实质是对商品来源的保护，避免混淆、误认，而不是对特定商标构成标志的垄断，故“竞价排名”本身一般不应当适用商标法予以规制 。

然而，对于搜索引擎商注意义务的程度，司法实践中却存在着分歧。北京市高级人民法院认为，在提供竞价排名的过程中，搜索引擎服务提供者未实施选择、整理、推荐、编辑关键词等行为的，其对竞价排名服务中使用的关键词等不负有全面、主动审查的义务，但明显违背法律、法规规定的除外。对于利用竞价排名服务实施的不正当竞争行为，原告有权通知搜索引擎服务提供者采取删除、屏蔽、断开链接等必要措施。搜索引擎服务提供者接到通知后未及时采取必要措施的，对损害的扩大部分与实施不正当竞争行为的经营者承担连带责任。搜索引擎服务提供者知道他人利用竞价排名服务实施不正当竞争行为，未采取必要措施的，应当与其承担连带责任。 在“美丽漂漂（北京）电子商务有限公司诉百度时代网络技术（北京）有限公司等侵犯商标权及不正当竞争纠纷案”中，法院认为“百度公司除对明显违反国家法律法规以及具有较高知名度的商标等关键词应予主动排除之外，一般情况下，竞价排名服务商对于用于所选择使用的关键词并不负有全面、主动、事前审查的义务”，并以百度公司不存在过错为由判定其不承担共同侵权责任。 深圳中院法官祝建军指出“以商标知名度作为确定竞价排名服务商的事先审查义务的标尺，在平衡竞价排名服务商的利益、商标权或商号权人利益、社会公共利益方面是失衡的，导致在特定领域内具有一定知名度的商标或商号在竞价排名服务中无法得到较好保护。因此，实务中法官应放弃单纯以商标或商号是否知名为标尺，取而代之的衡量方法为，考量竞价排名服务商是否采取合理措施以排除客户选定的关键词是他人的商标或商号。”

（4）反向假冒行为的性质认定。

《商标法》第57条第5项规定，未经商标注册人的同意，更换其注册商标并将更换商标的商品有投入市场的，属于侵犯注册商标专用权的行为。由于反向假冒行为并未使用他人商标，显然不属于商标使用行为。理论上一般认为反向假冒行为的危害性在于其割裂了商标权人的商标和商品之间的联系，妨碍了商标发挥识别商品来源的功能；有学者指出“摘除他人商标的行为侵犯了商标使用权，是一种商标侵权行为。”

反向假冒行为在司法实践上第一次进入公众的视野是在“枫叶”诉“鳄鱼”案，在该案中，被告鳄鱼公司将原告服装一厂生产的“枫叶”牌西裤更换成“卡帝乐”商标在鳄鱼专卖店进行销售，服装一厂发现后，起诉至北京市第一中级人民法院，遂成诉。法院审理后认为鳄鱼公司的行为违反了商业道德，损害了服装一厂的商誉，使服装一厂正当竞争的权利受到影响，构成侵权。

一般认为，成立反向假冒需要符合如下条件：（1）更换了商品的注册商标。而针对未注册商标则适用《反不正当竞争法》的规定。另外，对于将去除他人商标的商品又投入市场的行为，我国商标法并未做规定。但是，有观点认为，具有反向假冒的本质特征，也属于反向假冒的表现形式之一。 （2）将更换商标后的商品再次投入市场。多数观点都赞成反向假冒中的投入市场要件是指对更换了商标的商品进行市场销售的行为。而未进行市场销售，将商品用于展览的行为不属于商标侵权行为，属于不正当竞争行为。

（5）使用侵权商品的行为的认定。

对于他人购买侵权商品并进行使用的行为，我国商标法并未将其规定为侵权行为。一般而言，对于消费者的最终使用行为不构成侵权，但是，对于商业性使用行为，在司法实践中则存在着不同的观点。在“广州市伟某某有限公司与深圳市宝安金某某有限公司等侵犯注册商标专用权纠纷案”中，法院认为行为人在装修过程中购买并使用侵权产品的行为不属于商标法规定的侵权行为。 但是，在“深圳市茂华装饰工程有限公司与北新集团建材股份有限公司侵害商标权纠纷案”中，法院认为则“《商标法》规定的‘销售侵犯注册商标专用权的商品的行为’实质是出卖侵权商品，从中获取购进价格与出卖价格之差价的行为，即存在通过出卖侵权商品获取营利的可能性。虽然深圳茂华公司购进涉案轻钢龙骨的直接目的并不是出卖以赚取差价，而是在其承包的装修工程中使用该建材，但深圳茂华公司这种使用方式与商品最终用户的消费性使用是不同的。这种行为类似销售行为。”　

　　（6）商品回收利用行为的认定。

对于将带有他人商标的商品进行回收利用的行为是否构成侵权行为，比较典型的案例是 “浙江喜盈门啤酒有限公司与百威英博（中国）销售有限公司等侵害商标权纠纷案”，在该案中，喜盈门公司认为其回收并利用啤酒瓶的方式不属于商标性使用，属于合理使用，但是法院认为如果仅仅是将回收的其他企业的专用瓶作为自己的啤酒容器使用，且附加相关标记未引起相关公众混淆和误认的，该使用方式不构成侵权。但啤酒生产企业未采取正当方式使用回收啤酒瓶，使相关公众产生误认的，构成商业性使用，应承担侵权责任。