申请人：上海故事丝绸发展有限公司
被申请人：杭州绫绝顶服饰有限公司
争议商标：第12676248号“上海故事 STORY OF SHANGHAI”商标
申请人的主要理由：一、“上海故事”是申请人使用多年并已建立极高知名度的注册商标。争议商标与申请人的第10087133号“上海故事”商标（以下称引证商标）构成类似商品上的近似商标。
首次运用巡回口审方式查清案件复杂事实、准确界定商标在先使用商标共存等问题。
争议商标：
引证商标：
基本案情
申请人：上海故事丝绸发展有限公司
被申请人：杭州绫绝顶服饰有限公司
争议商标：第12676248号“上海故事 STORY OF SHANGHAI”商标
申请人的主要理由：一、“上海故事”是申请人使用多年并已建立极高知名度的注册商标。争议商标与申请人的第10087133号“上海故事”商标（以下称引证商标）构成类似商品上的近似商标。二、争议商标的实际使用容易使消费者对商品来源、品质等特点产生误认，争议商标的实际使用将具有欺骗性。被申请人有意摹仿他人在先知名商标的行为也将产生“不良影响”，并属于以“其他不正当手段”申请商标注册的行为。三、被申请人股东亲属曾在申请人公司工作，属于明知争议商标存在并进行抢注的行为。四、被申请人具有恶意注册他人在先知名商标和不诚信的行为，扰乱了商标注册秩序和市场竞争秩序。综上，请求依据2013年商标法第四条、第十条第一款第（七）和（八）项、第十五条第二款、第三十条、第四十四条第一款、第四十五条的规定，对争议商标予以无效宣告。
被申请人答辩的主要理由：一、被申请人及控股股东最早自2002年起经营上海故事品牌，远早于申请人引证商标的申请注册日。二、依据2013年商标法第五十九条第三款的规定，在先使用并未注册的商标经使用具有一定知名度之后都可以与已注册商标商标共存，本案中争议商标在先使用具有一定知名度并且已经注册的商标能够与本案引证商标共存。三、争议商标与引证商标不构成近似商标。四、争议商标为被申请人独创，不存在任何主观恶意行为。综上，请求维持争议商标的注册。
案情解析
被申请人主张依据2013年商标法第五十九条第三款的规定争议商标可与引证商标共存。2013年商标法第五十九条第三款规定“商标注册人申请商标注册前，他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的，注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标，但可以要求其附加适当区别标识。”首先，该条款旨在保护已经在市场上在先自创并善意使用的未注册但有一定影响商标所有人的权益，并非商标授权确权条款。其次，被申请人所谓早期经营“上海故事”及“STORY OF shanghai”品牌的证据不能证明是其自创使用。根据在案证据可知，上海紫琦服饰有限公司与申请人的法定代表人均为杨求良，同时上海紫琦服饰有限公司亦为申请人的股东；在案证据显示，申请人的股东上海紫琦服饰有限公司曾与陈妙珠签订了特许加盟备忘录、特许经销商协议，上海紫琦服饰有限公司授权陈妙珠在杭州市河坊街店铺、杭州市河坊街道136号店铺、杭州市武林路337号店铺、河坊街183号店铺、绍兴市鲁迅故里主街区33号店铺对“上海故事”及“STORY OF shanghai”品牌的产品进行经销、推广活动。上述申请人的股东上海紫琦服饰有限公司与陈妙珠签订合同的最早时间为2006年8月18日。在案证据显示，被申请人法定代表人陈德勇曾在2006-2008年间分别在南京市秦淮区夫子庙贡院西街127号、南京市秦淮区贡院街168号、杭州市河坊街191-201号、鲁迅故里主街区33号单独或与他人（陈妙珠或陈柳珠）开设门店，经营“上海故事”品牌的系列产品。上述陈德勇最早租赁房屋的签订时间是2006年9月25日。据此可知，申请人授权陈妙珠经营“上海故事”及“STORY OF shanghai”门店的时间早于陈德勇开设门店经营“上海故事”及“STORY OF shanghai”产品的时间。依据本案查明事实可知，陈德勇既为被申请人的法定代表人，又与陈妙珠具有亲属关系，陈德勇开设的门店位置与陈妙珠经营“上海故事”及“STORY OF shanghai”门店的位置在距离上相近或重合。综上，在案证据不能证明在引证商标申请日之前，被申请人在先自创并善意使用了“上海故事”及“STORY OF shanghai”商标，因此被申请人请求争议商标应与引证商标共存的主张我局不予支持。
典型意义
本案中，重点在于被申请人是否在先使用争议商标且具有一定影响力，其在后注册商标是否可以依据2013年商标法第五十九条第三款的规定与申请人的商标并存。
2013年商标法第五十九条第三款规定“商标注册人申请商标注册前，他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的，注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标，但可以要求其附加适当区别标识。”，本条规定的是他人对注册商标的正当使用问题。我国作为商标注册制国家，商标经注册获得商标专用权，但也存在有些商标使用人没有注册商标，但其已经使用并具有一定影响的情形。如果商标注册人在同一种或类似商品上注册与在先使用人相同或者近似的商标，并因此禁止在先使用人使用，对在先使用人对于该商标的付出明显不公平。故为了平衡商标注册人和商标使用人之间的利益，弥补商标注册制的局限，2013年商标法对在先使用的未注册商标也在一定条件下给予保护，此条款即为其中之一。但我国作为商标注册制国家，对于已注册商标的保护仍应遵循2013年商标法的其他相关规定。
